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Protéger les noms de domaine dans un contexte mondial (Rapport GDE 16)

"Retrouvez le rapport complet des 16e Rencontres numériques mondiales sur la protection des noms de domaine avec Malcolm Bain, Caroline Berube et Joe Sekhon"
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Date: Octobre 14th, 2021

Invités:

Malcom Baine, associé chez Across Legal.

caroline bérubé, associé directeur de HJM Asia Law & Co LLC.

Modérateur:

Joe sekhon, maître de conférences en droit de la propriété intellectuelle à l'Université de Portsmouth.

Introduction

Objectif de la séance: Pendant et suite à la crise du COVID-19, le commerce numérique et l'accès à l'information numérique ont augmenté de façon exponentielle. La protection des noms de domaine Internet est devenue de plus en plus importante pour les opérateurs commerciaux, mais aussi pour les organisations très visibles sur le net, c'est-à-dire pour la société en général. La valeur des noms de domaine a ainsi augmenté de façon exponentielle, les exposant, ainsi que les actifs IP auxquels ils se rapportent, aux cyberattaques, au cyber-squattage et au cyber-accaparement. Comment la protection IP est-elle / peut-elle être améliorée actuellement ? Quel genre de consensus peut exister dans diverses parties du monde et dans les forums internationaux pour une telle amélioration ? Pour cette session de nos rencontres numériques mondiales, des conférenciers d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord avec une variété d'opinions fourniront une image mondiale de l'avenir de la protection de la propriété intellectuelle liée aux noms de domaine, et pour réimaginer la propriété intellectuelle dans ce domaine en faveur des entreprises et des consommateurs / de la société.

Remarques préliminaires:  Pr Laurent Manderieux a souligné qu'avec la pandémie de COVID, et même après, la tendance dans les affaires est passée des opérations traditionnelles aux opérations numériques, où les noms de domaine sont devenus plus importants. Il y a plus de vingt ans, des mécanismes ont été mis en place pour lier davantage les relations entre les noms de domaine et les marques et autres droits de propriété intellectuelle afin de permettre de lutter contre le cyber-squattage, le cyber-frottement et d'autres comportements qui pourraient altérer la confiance dans les entreprises. : en effet, l'ICANN, l'organisation qui gère le système Internet selon des règles de gouvernance « bottom-up », a promu des initiatives qui ont conduit l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle («OMPI«) Et ses États membres, de développer des mécanismes administratifs d'exécution pour assurer une relation plus fluide entre les noms de domaine et les marques. Avec la pandémie actuelle, l'ère numérique continue de se développer et les noms de domaine ont donc acquis une nouvelle centralité notamment pour leur défense et leur protection.

Javier Fernández-Lasquetty a souligné que la question des noms de domaine a créé, il y a de nombreuses années, une première juridiction numérique par la promulgation de la Politique uniforme de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine (« UDRP«) Les règles et l'administration des moyens pour la résolution des conflits telles les administrations telles que l'OMPI.

Modérateur, Joe sekhon, a jeté les bases en évoquant la nécessité d'une discussion et d'une conversation sur les noms de domaine et les défis mondiaux à cette fin. La session a pris la forme d'un Q&A (question et réponse) session avec Joe Sekhon et les participants soulevant les questions ci-dessous :

Malcom Baine a lancé la discussion en exposant que, puisque le nom de domaine est composé d'un nom ou d'un signe, le mécanisme de base pour protéger ou récupérer un nom de domaine est le droit des marques. Dans ce contexte, le moyen le plus simple pour les titulaires de noms de domaine de s'assurer qu'il existe un droit légitime à faire valoir contre des tiers est d'avoir une marque constituée ou contenant le nom de domaine. Ce dernier, étant donné que le système UDRP donne une certaine priorité aux titulaires de marques.

En ce sens, si le titulaire d'un nom de domaine a une marque liée, il existe différentes alternatives :

  • Lancer une action en justice traditionnelle pour contrefaçon de marque parce que les tribunaux peuvent apprécier que l'utilisation du nom de domaine est une utilisation dans la vie des affaires.  
  • En utilisant le processus d'arbitrage UDRP mis en place par Internet Corporation for Assigned Names and Numbers («L'ICANN«) Et l'OMPI ou d'autres centres.
  • Devrions-nous faire référence à un domaine de premier niveau de code de pays («ccTLD« ), Certaines juridictions peuvent avoir des organes administratifs (registres) avec des procédures spécifiques pour révoquer et/ou transférer des noms de domaine.
  • En outre, s'il s'agit d'un concurrent qui utilise le nom de domaine, une concurrence déloyale pourrait également être invoquée.

Enfin, il existe une approche pragmatique pour se protéger des conflits potentiels, qui consiste à acheter des noms de domaine. L'action préventive, par opposition à l'action protectrice, consiste à acheter autant de noms de domaine autour de votre marque qu'il est raisonnable dans votre contexte.

Joe sekhon a souligné que l'achat de noms de domaine connexes est un conseil souvent donné aux start-ups. De plus, j'ai souligné qu'au Royaume-Uni, ils n'appliquent pas, en tant que tel, la concurrence déloyale, mais le délit de tromperie, applicable lorsqu'une entreprise utilise un nom de domaine similaire à celui d'une autre entreprise et exploite sa bonne volonté et sa réputation.

Comment un individu et/ou une organisation pourrait-il protéger un nom de domaine dans le cadre juridique actuel en Chine et à Singapour ? Les particuliers peuvent-ils enregistrer des noms de domaine en Chine ?

caroline bérubé a souligné qu'idéalement, les entreprises enregistreraient une marque et, par la suite, obtiendraient un nom de domaine. Par contre, ce n'est pas toujours le cas.

En Chine, pour obtenir un nom de domaine « .com » ou « .com.cn », une entreprise doit s'adresser au China Network and Information Center («CNNIC« ), Géré par le ministère de l'Information, qui fait partie du gouvernement chinois. Certaines caractéristiques sont les suivantes :

  • Le principal avantage de l'enregistrement d'un nom de domaine est que l'enregistrement du nom de domaine se fait à la fois en anglais et en chinois, tandis que le processus d'enregistrement de la marque n'est pas entièrement en anglais. De plus, bien que le processus d'enregistrement d'un nom de domaine puisse être relativement simple, les entreprises doivent s'adresser à l'un des soixante bureaux d'enregistrement agréés par le CNNIC.
  • Pour enregistrer un nom de domaine, les entreprises doivent également détenir une « licence commerciale » en Chine, valable de un à cinq ans pour l'enregistrement d'un nom de domaine. Il est connu que des sociétés sans filiale chinoise enregistrée séparément utilisent la « licence commerciale » d'une autre société chinoise, ce qui peut devenir une question controversée car le nom de domaine n'appartient pas vraiment à la société utilisant la licence commerciale, mais à la société qui a fourni la licence commerciale. En ce sens, les entreprises étrangères souhaitant obtenir un nom de domaine doivent s'appuyer sur des « licences commerciales » d'entreprises en qui elles ont confiance.
  • Un individu chinois peut enregistrer un nom de domaine "cn", mais les individus étrangers auraient des problèmes lors de l'enregistrement de noms de domaine "cn" car les exigences ne sont pas les mêmes.

A Singapour, le processus est plus simple puisque, par exemple, il n'y a pas de barrières linguistiques. Une entreprise doit se rendre au Singapore Network Information Center et enregistrer le ".com" ou ".sg" correspondant. Les sociétés peuvent s'inscrire par l'intermédiaire d'un agent et le demandeur devra fournir une adresse locale, qui est souvent celle de l'agent concerné. Comme mentionné à propos de la Chine, cela peut également devenir controversé si les sociétés d'agents ne sont pas fiables.

L'un des problèmes rencontrés au Royaume-Uni avec le cyber-squattage est que certaines personnes peuvent facilement enregistrer les noms de domaine à cette fin. Cette question du cyber-squattage est-elle moins importante en Chine car il existe un filtre préalable en termes d'enregistrement ?

caroline bérubé, a expliqué que, dans une certaine mesure, c'est juste. Cependant, il faut considérer que les entreprises chinoises n'ont pas les mêmes limitations que les entreprises étrangères, elles peuvent donc enregistrer autant de noms de domaine qu'elles le souhaitent. En conséquence, il y a encore beaucoup de cyber-squattage.

En ce qui concerne les procédures disponibles, on peut s'adresser au CNNIC pour lancer un litige pour prétendre qu'un tiers a enregistré un nom de domaine de mauvaise foi. Dans le cas contraire, une entreprise peut saisir les tribunaux civils. Dans ce contexte, il existe une loi récente entrée en vigueur en 2020 concernant la manière dont la Cour suprême doit interpréter les cas de cyber-squattage.

Malcom Baine a souligné que, alors que les domaines ".com" ou ".net" peuvent être plus faciles à enregistrer, les ccTLD sont parfois un peu plus restrictifs. En Espagne, par exemple, dans le passé, une entreprise devait également détenir une marque pour pouvoir demander un nom de domaine. Désormais, bien que le critère d'enregistrement préalable de la marque ait été supprimé, une entreprise doit avoir un lien avec l'Espagne pour l'enregistrement d'un nom de domaine « .es », ou le nom de domaine peut être contesté administrativement.  

Une question pertinente dans cette affaire est de définir ce qui constitue une contrefaçon. Pourrions-nous développer le concept de mauvaise foi ou d'intention malveillante ?

Malcom Baine a observé qu'il y a trois conditions pour revendiquer un nom de domaine sous l'UDRP (en résumé) : (i) avoir un droit légitime ; (ii) le défendeur n'a pas de droit légitime ; et (iii) le défendeur ayant enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.

La mauvaise foi doit être prouvée tant pour l'enregistrement que pour l'utilisation du nom de domaine, ce qui n'est parfois pas très facile. L'UDRP fournit quelques exemples de ce qu'est la mauvaise foi, qui couvrent tous les comportements qui visent négativement les droits antérieurs du demandeur, tels que monétiser la marque du demandeur, attirer les internautes, s'éloigner du site légitime, proposer de revendre le nom de domaine au demandeur, etc.

Le concept de mauvaise foi peut souffrir d'une certaine insécurité juridique, mais introduit une certaine flexibilité dans le système des noms de domaine pour permettre aux défendeurs de se défendre lorsque, par exemple, ils utilisent de bonne foi les marques déposées d'un tiers ou peuvent avoir une bonne base légitime - par exemple, lors de l'exercice de la liberté d'expression.

caroline bérubé a souligné qu'à Singapour, la mauvaise foi serait le principal facteur permettant de déterminer que le nom de domaine n'a pas été enregistré légalement, tandis qu'en Chine, le principal critère serait l'intention malveillante.

La charge de la preuve incombe toujours au plaignant, et les tribunaux chinois se sont avérés très exigeants avec le plaignant pour prouver l'existence d'une intention malveillante, ce qui signifie que tirer un profit illégal en enregistrant un nom de domaine avant une autre entreprise doit être prouvé. De plus, elle a souligné que les dommages-intérêts accordés en Chine ne sont pas très élevés, ce qui ajoute une complexité supplémentaire pour le plaignant puisqu'il doit quantifier ses pertes financières. Dans les cas où une marque antérieure est exploitée par le défendeur, cela peut être plus facile, mais la question se pose clairement de savoir si le demandeur est en mesure de prouver l'intention malveillante de la part du contrefacteur présumé. Dans ce contexte, il existe des lois pertinentes telles que la loi sur la cybersécurité, la loi sur les marques et la loi sur la concurrence déloyale qui sont pertinentes en ce qui concerne les pratiques de cyber-squattage.

Malcom Baine a souligné que dans les cas où il y a une activité criminelle telle que la vente de produits contrefaits ou le phishing, il peut être plus facile de prouver la mauvaise foi et les entreprises peuvent même ne pas avoir besoin de prouver cette mauvaise foi pour qu'un tribunal comprenne qu'il y a une infraction pénale. Le renforcement des lois pénales et de la cybersécurité pourrait aider à résoudre certains problèmes liés aux noms de domaine, mais cela ne concerne qu'une partie du marché et des cas de contrefaçon.

Les noms de domaine ont une présence en ligne et internationale. Quels sont les principaux aspects des litiges internationaux relatifs aux noms de domaine ? Quels sont les obstacles juridiques et juridictionnels en matière de litiges relatifs aux noms de domaine ?

Malcom Baine a souligné que, en termes d'aspects procéduraux, l'identification du déclarant est difficile et qu'il devient plus compliqué avec l'utilisation de services de confidentialité pour masquer l'identité du déclarant. Un autre aspect est que, bien que les registrants ne soient pas connus, les registres et les bureaux d'enregistrement peuvent être identifiés à l'aide d'outils comme « whois ». En tout cas, l'ICANN et la mise en place d'un système de noms de domaine ont diminué l'opacité de la procédure.

caroline bérubé a précisé que Singapour n'a pas encore adopté les règles UDRP, ce qui signifie que le demandeur doit s'adresser à un tribunal de Singapour.

Quant à la Chine, elle négocie actuellement l'adoption du système UDRP, qui implique qu'une entreprise peut saisir soit le CNNIC, soit les tribunaux civils. D'un autre côté, en Chine, l'exécution d'un jugement étranger peut être complexe, il est donc primordial de savoir où se trouve le défendeur pour assurer l'exécution de tout jugement.

Y a-t-il un impact de la grande quantité de nouveaux noms de domaine de premier niveau ("tLDN") qui ont été créés au cours des dernières années ?

Malcom Baine a observé que, bien qu'il y ait beaucoup de tLDN nouvellement introduits, une restriction potentielle est que certains tLDN imposent des exigences supplémentaires pour l'enregistrement. Par exemple, pour enregistrer un « .coop », les entreprises peuvent avoir besoin d'être une coopérative enregistrée dans leur juridiction respective.

La création de ces nouveaux noms de domaine peut amener les entreprises à recalibrer leur stratégie de propriété intellectuelle et leur stratégie de nom de domaine à la lumière de leur stratégie marketing et à évaluer s'il vaut la peine d'acquérir de tels noms de domaine, par exemple à titre préventif.

En lien avec cet aspect, caroline bérubé a souligné la commodité, d'un point de vue marketing, d'évaluer quelle est la cible de l'entreprise et si ces utilisateurs utilisent normalement un ccTLD ou un gTLD.

Compte tenu des tendances de consommation (par exemple, passage des sites Web aux applications Web), quel sera l'impact futur sur les noms de domaine ? Existe-t-il une future feuille de route concernant les litiges relatifs aux noms de domaine ?

Malcom Baine a souligné qu'en matière de commerce électronique, les magasins d'applications pourraient devenir une sorte de « registre » car ils hébergeraient une application avec une marque spécifique. Par conséquent, nous pouvons passer de la suppression d'un nom de domaine à la suppression d'une application spécifique. Il a également souligné que les litiges dans le domaine du commerce électronique doivent être mieux régulés, par exemple : (i) il existe un déséquilibre évident entre le coût d'achat d'un nom de domaine, environ 10 euros, et les frais juridiques pour le récupérer, environ 3,000 XNUMX euros, qui ne pouvaient pas avoir un effet dissuasif sur les contrefacteurs potentiels ; et (ii) la loi sur la protection de la vie privée et le problème du « WHOIS », compte tenu de l'utilisation croissante des services de protection de la vie privée pour masquer l'identité du titulaire, ce qui, en fin de compte, rend difficile l'identification du contrefacteur potentiel - dans cet espace, certains un contrôle préalable de l'identité des déclarants pourrait permettre de réduire le nombre de contrefacteurs potentiels.

caroline bérubé convenu du fait qu'il doit y avoir davantage de mesures préventives pour éviter les litiges relatifs aux noms de domaine, telles que l'application de mesures de filtrage des enregistrements. Elle a également fait référence à la commodité d'avoir des lois procédurales homogènes concernant les litiges relatifs aux noms de domaine au niveau international.

Malcom Baine mentionné, en ce qui concerne l'homogénéité, que les pays devront décider si une telle harmonisation doit prendre la forme d'une réglementation ou d'une loi non contraignante.

L'UDRP devrait-elle obtenir des dommages-intérêts financiers, tant pour les plaignants que pour les défendeurs ?

Malcom Baine a souligné qu'une entreprise peut obtenir des dommages-intérêts financiers si elle intente une action en justice, mais qu'il n'y a pas d'attribution de dommages-intérêts financiers dans le cadre de la procédure UDRP. En tant que tel, cela pourrait mettre les arbitres dans une position difficile pour décider des dommages et des coûts, cela pourrait avoir un effet dissuasif sur les cybersquatteurs et les contrefacteurs potentiels.

caroline bérubé a souligné qu'il devrait y avoir une compensation financière, mais que son efficacité peut dépendre des particularités individuelles d'un marché particulier. En Chine, il existe un nombre important de cyber-squatters, donc même s'il existe une indemnisation accordant une compensation financière, il pourrait être difficile de réellement recevoir une telle indemnisation de la part du contrefacteur.

Quels sont les principaux problèmes posés par l'enregistrement de marques et de noms de domaine constitués d'un nom de famille ?

Malcom Baine exposé qu'il existe des dispositions spécifiques à certains pays régissant ce type de cas, car alors que d'autres juridictions peuvent poser des problèmes à l'enregistrement de noms de domaine, en Espagne, vous pouvez enregistrer votre nom / prénom en tant que nom de domaine - la seule chose que vous ne pouvez pas faire est d'enregistrer le nom de famille de quelqu'un d'autre en tant que marque. Le problème avec cela peut être que certaines lois sur les marques établissent que vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'autre d'utiliser son propre nom de famille (qui pourrait être le même que le vôtre) - y compris au sein d'un nom de domaine, donc.

Rapport rédigé par Ruben CANO PÉREZ

Rencontres numériques mondiales

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