Date : 19 janvier 2023
Orateurs :
- Pr Dr Annette KUR, Fellow affilié à l'Institut Max-Planck
- Véréna VON BOMHARD, Associé fondateur chez BomhardIP
- Philippe VON KAPFF, membre des chambres de recours de l'EUIPO à Alicante
Modérateur:
- Dr M. Anke MOERLAND, Professeur associé de droit de la propriété intellectuelle, Université de Maastricht
Objectifs de la rencontre:
Nous connaissons tous des cas de marques qui, après avoir connu une période de grand succès, ont été progressivement supprimées mais vivent dans la mémoire des consommateurs. Peu de temps après, quelqu'un les sauve pour une seconde vie réussie : les marques vintage. Ces marques peuvent-elles / doivent-elles être annulées ? Dans quel intérêt le maintien de leur protection peut-il être justifié ? Cela dépend-il du temps qui s'écoule entre l'arrêt de l'usage et le renouveau de la marque ? La mauvaise foi est-elle le bon outil pour faire face au renouveau de la marque ? Une présomption de mauvaise foi se heurte-t-elle à la nécessité d'utiliser des marques pour maintenir leur protection ? Le motif de l'arrêt initial de l'usage a-t-il un impact sur l'appréciation de la mauvaise foi ? (raisons purement commerciales/socio-économiques/politiques/générationnelles ?) Que peuvent faire activement les propriétaires de marques pour maintenir la protection des marques précédemment connues qui sont abandonnées (à part l'utilisation - et vraiment !) ? Ces questions et d'autres questions fascinantes seront abordées lors de notre 24e rencontre numérique mondiale.
Retrouvez tous les détails sur notre panel et la rencontre au GDE 24 officiel page web
1. Quelle est la définition juridique des marques vintage et quel est leur problème juridique ?
Dr Verena von Bomhard commence par préciser que les «marques anciennes» désignent la seconde vie d'une marque, qui n'est plus utilisée pour quelque raison que ce soit. Certaines marques anciennes sont déposées, d'autres peuvent avoir expiré et ensuite quelqu'un d'autre veut les utiliser à nouveau (la marque FIAT 500, par exemple, n'a pas été utilisée pendant très longtemps et a ensuite été relancée par le même propriétaire).
Les marques anciennes peuvent encore avoir une certaine cote d'estime, c'est pourquoi quelqu'un peut être intéressé à les utiliser. Le propriétaire d'origine se retrouve sans aucune protection juridique, car son droit a déjà expiré ou est susceptible d'être annulé en raison de la non-utilisation. C'est là que réside le problème juridique : le titulaire originaire ou son successeur peut-il se défendre contre un tiers qui reprend la marque antérieure ?
Philippe von Kapff s'accorde sur le fait que le mot vintage a une connotation positive, mais sa signification n'est pas claire car il peut inclure l'ancienne seconde main et la nouvelle imitation de l'ancien. Au sein de l'EUIPO, il existe des procédures concernant les marques anciennes dans les affaires de motifs absolus (distinction du dessin vintage ?), de motifs relatifs et également de déchéance pour non-usage. Dans le cas de pièces détachées vintage (pièces détachées d'occasion), par exemple, il est crucial de comprendre si le propriétaire utilise la marque comme référence à leur origine commerciale ou pour décrire qu'il vend des produits d'occasion. La preuve de l'usage peut être délicate si le titulaire de la marque se réfère à la publicité de tiers avec lesquels il n'a aucun lien. Dans Testarossa [affaires jointes C-720/18 et C-721/18], la Cour de justice a jugé qu'un titulaire de marque peut utiliser sa marque pour revendre ses propres biens d'occasion mis sur le marché sous cette marque (exemple : un montre/voiture/ordinateur/vêtement d'occasion qui est révisé, reçoit une certification et est ensuite remis sur le marché par le même propriétaire).
Il est important de faire la différence entre l'utilisation faite par le propriétaire et l'utilisation faite par un tiers non lié. Dans le premier scénario, on parle de produits d'occasion chers et complexes, comme les montres ou les voitures de luxe. Ici, le propriétaire commence à vendre des produits d'occasion réparés et certifiés répondant à une demande spécifique du marché pour les produits reconditionnés. Dans le deuxième scénario, un tiers souhaite créer une nouvelle entreprise avec une marque qui a disparu du marché mais qui est toujours réputée pour certains consommateurs afin de construire une histoire pour son nouveau produit.
Selon Pr Annette Kur Plusieurs raisons expliquent l'importance croissante de ce sujet. Aujourd'hui, il est plus facile d'étudier le marché en analysant le nombre de recherches de marques vintage sur Internet ou en filtrant les réseaux sociaux pour les groupes de discussion sur les passionnés de voitures anciennes. Peut-être y a-t-il aussi une raison plus profonde qui pousse les gens vers le passé, quand tout était plus sûr et plus sécurisé, quand utiliser un certain produit était glamour, une raison sociologique qui peut aussi impacter l'appréciation de la mauvaise foi.
2. Où se situe la limite, l'utilisation uniquement pour les pièces de rechange et non pour le produit complexe suffira-t-elle à démontrer l'usage au regard du droit des marques ?
Philippe von Kapff rappelle que dans le Minimax cas [C-40/01], la société Minimax ne produisait pas d'extincteurs mais des pièces détachées. Cependant, Minimax n'avait pas de protection de marque pour les pièces de rechange et une société allemande du même nom a engagé une action en déchéance. La Cour de justice a statué que si la marque est utilisée pour des pièces de rechange, elle peut être utilisée pour le produit. Comment est-ce possible? Comment l'utilisation pour les pièces de rechange peut-elle signifier l'utilisation de l'ensemble du produit ? Dans le règlement MUE, le titulaire doit utiliser la marque pour les produits pour lesquels elle est enregistrée.
La question a été posée à nouveau dans Testarossa. La Cour de justice a jugé qu'il importe peu que les pièces de rechange soient également enregistrées par le titulaire de la marque. D'après von Kapff, on ne sait pas exactement ce que la Cour de justice entend exactement en distinguant s'il s'agit de composants qui font partie intégrante de la constitution ou de la structure de tels produits ou de produits ou de services directement liés aux produits précédemment vendus et destinés à répondre aux besoins des clients de ces biens.
Dr von Bomhard conviennent que le Testarossa le jugement donne lieu à beaucoup de discussions, mais c'est un cas très exceptionnel et non le reflet de ce qui se passe sur le marché. En effet, il n'est pas courant que les titulaires de marques cessent d'utiliser la marque et l'utilisent ensuite pour des pièces de rechange, ceci est très spécifique au marché des voitures de luxe.
Prof.Kur rappelle que, selon la Cour de justice, la question décisive est de savoir si l'usage qui en est fait sert toujours la fonction originelle ou centrale de la marque. Elle convient qu'il s'agit d'un cas très spécifique mais il peut être vrai de dire que ces pièces sont livrées afin de maintenir le produit sur le marché conformément à la fonction principale de la marque.
3. Il y a des marques vintage qui ne sont plus utilisées mais qui nécessitent quand même une protection, comment justifier cela ?
Prof.Kur explique qu'il y a différents intérêts à calibrer, à commencer par l'ancien titulaire de la marque, surtout lorsque la marque est identique à son nom de famille. De plus, du côté des consommateurs, il peut y avoir un intérêt pour l'authenticité de ce qui est vendu sous cette marque ou même pour la société en général, lorsqu'une marque connue dans le monde entier devient une sorte d'icône culturelle. A cela s'ajoute l'intérêt du demandeur qui veut satisfaire une demande du marché en faisant revivre une ancienne marque. Compte tenu de la complexité du scénario, il n'existe pas de solution unique pour tous, mais il doit y avoir une analyse au cas par cas qui tienne compte de tous ces intérêts différents.
Dr von Bomhard souligne que les réanimateurs pourraient être intéressés par la réputation bâtie par l'ancien propriétaire, mais il peut y avoir des avantages supplémentaires. Par exemple, le registre des marques a déjà été effacé et le nouveau titulaire doit faire moins d'effacement de marque. Un autre exemple est le fait que la marque a déjà été enregistrée mais que personne ne semble l'utiliser et probablement que personne ne souhaite l'utiliser à l'avenir.
Dans tous les cas, la marque ressuscitée n'a pas besoin d'avoir une renommée, il peut s'agir d'une réputation que seul le restaurateur perçoit. Dans le Néhera cas [T-250 / 21], par exemple, dans les années 2000, un Slovaque a relancé une marque de mode tchécoslovaque célèbre dans les années 20 et 30 mais qui n'est plus très connue. En d'autres termes, il peut y avoir un certain attachement émotionnel de la part du réanimateur mais aucune bonne volonté correspondante parmi le grand public. Quoi qu'il en soit, le cas typique est que le nouveau propriétaire souhaite utiliser le fonds de commerce restant comme tremplin pour le lancement du nouveau produit.
Dr Moerland: Il y a aussi l'argument du domaine public, quand vous ne l'utilisez plus, vous renoncez à votre droit et tout le monde devrait avoir la possibilité de l'utiliser.
4. Quel est l'état actuel des connaissances concernant une mauvaise foi réussie et une demande d'invalidation dans le cas où le rénovateur tente de faire revivre une marque vintage ?
Philippe von Kapff: La mauvaise foi est normalement le dernier recours lorsque vous n'avez pas d'autres droits. Les deux principales affaires dans ce domaine, la Simca cas [T-327 / 12] et le Néhera affaire a eu deux issues très différentes. Avec Simca, quelqu'un avait enregistré la marque même si Renault maintenait toujours la marque, mais ils ne l'utilisaient pas. La première étape consiste à déterminer si la personne se comporte comme un pirate, par exemple lorsqu'elle cherche à obtenir une rançon pour la marque, ce qui parle de mauvaise foi. Ou il s'agit d'un comportement honnête et l'utilisation de la marque a une fonction commerciale.
Dans le Néhera cas, il n'y avait plus de réputation pouvant être démontrée sur le marché. On ne se souvenait plus du nom et le propriétaire d'origine n'a pas fait preuve de mauvaise foi avec le nouveau propriétaire et il n'y a pas non plus eu de libre circulation sur la réputation de la famille d'origine.
Docteur Moerland : Il doit y avoir une réputation continue, sinon une application de mauvaise foi ne réussira pas.
Philippe von Kapff: Normalement c'est le principe. Cependant, si quelqu'un a perdu la bonne volonté attachée à la marque, le nouvel usage par un tiers ne peut pas vraiment être considéré comme du parasitisme.
Dr von Bomhard: Je contesterais si le free riding en soi est de la mauvaise foi car cela peut aller trop loin et n'est pas nécessairement une intention malhonnête. Bien que cela puisse sembler tel d'après la jurisprudence, chaque cas avait sa propre situation unique.
5. Existe-t-il d'autres outils qu'un propriétaire d'une marque vintage qui ne l'utilise plus et ne devrait pas avoir l'enregistrement et la protection liés à une marque, mais peut toujours revendiquer ?
Professeur Kur : En principe, on pourrait penser à l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, c'est-à-dire que les marques vintage enregistrées pour un tiers qui n'est pas lié au titulaire initial pourraient être susceptibles de tromper le public. Mais d'un autre côté, de nombreuses marques vintage ont aujourd'hui des propriétaires complètement différents de ceux d'origine. Il est généralement admis dans ces cas qu'il n'y a pas de déception, tant que le nouveau propriétaire assume la responsabilité de la marque. C'est un principe du droit des marques qu'une marque peut passer entre les mains d'une autre.
Concernant la mauvaise foi, un certain automatisme s'est développé dans le droit communautaire des marques. S'il existe une intention manifeste de parasitisme, c'est-à-dire de participer à la réputation, cela est alors considéré comme une indication de mauvaise foi. En d'autres termes, le free riding est immédiatement considéré comme quelque chose de mauvais. Mais la question ici décisive, à savoir s'il s'agit d'un acte de concurrence déloyale si un nouveau titulaire tente de maintenir en vie une marque pour laquelle il existe une demande certaine, ne doit pas être résolue sur la base d'un tel automatisme.
Philippe von Kapff: Le free riding est une partie importante de la considération pour le tribunal, mais cela doit être équilibré avec d'autres principes tels que le domaine public. La médiation et les solutions amiables sont une alternative à ces applications de mauvaise foi, où les deux parties peuvent obtenir un certain avantage.
6. Combien de temps serait une bonne période de non-utilisation, cinq ans étant peut-être trop courts pour certains produits tels que les voitures ?
Dr von Bomhard: Il n'y a pas de réponse unique à cette question car cela dépend de l'authenticité de la réutilisation. Il peut être très court dès lors qu'il s'agit d'un usage sérieux de la marque et non uniquement pour maintenir la marque. Le propriétaire doit construire ou maintenir une part de marché.
Philippe von Kapff: Il doit être utilisé comme une marque et doit montrer que l'entreprise qui le vend assume la responsabilité du produit.
Prof.Kur: Il faut une période de non-utilisation bien définie. D'autre part, la manière dont l'usage sérieux est apprécié peut être influencée par le type de produit en cause. Pour les produits à longue durée de vie, l'évaluation peut être différente de celle des produits à courte durée de vie. Ceci est illustré par les cas rapportés par Philipp von Kapff (concernant des extincteurs et des voitures), où la vente de biens et de pièces détachées d'occasion a été considérée comme suffisante pour établir un usage sérieux, alors qu'elle peut ne pas être acceptée pour d'autres types de produits.
Dr von Bomhard: Il y a toujours de bonnes raisons de non-usage comme la période Covid-19 où certaines marques n'ont pas pu utiliser correctement leurs marques. L'industrie pharmaceutique en particulier doit faire face à ce problème de cinq ans et doit l'examiner attentivement lorsqu'elle applique. Cela met en évidence que certaines industries sont particulièrement touchées par ce problème. Mais nous avons besoin d'une règle claire et il ne sert à rien de différencier un produit ou l'autre.
7. En vertu de la loi allemande sur les marques, la mauvaise foi est un motif absolu de refus examiné d'office par le PTO allemand. Existe-t-il un vide juridique au sein de l'EUIPO et/ou d'autres offices de propriété intellectuelle où la mauvaise foi n'est examinée qu'à la demande d'une partie intéressée ?
Philippe von Kapff: La directive prévoyait la possibilité pour les États membres de choisir la mauvaise foi comme motif absolu de refus ou, comme cela se fait à l'EUIPO, comme motif de nullité. Cependant, dans des pays comme l'Allemagne, qui ont la mauvaise foi comme motif absolu de refus, cela ne fonctionne pas car les autorités nationales ne refusent presque jamais aucune demande sur cette base.
Prof.Kur: La règle en Allemagne est venue en raison de cas très spécifiques où des personnes ont enregistré des marques composées des noms de personnes célèbres à des fins lucratives. Cependant, dans la majorité des cas ex officio l'examen de la mauvaise foi ne fonctionne pas très bien. Dans le rapport de l'Institut Max-Planck rédigé en préparation de la réforme du droit des marques, mes collègues et moi-même avons estimé qu'il n'y avait pas beaucoup de sens à avoir la mauvaise foi en tant que ex officio motif de refus parce que le bureau ne possède généralement pas les connaissances de base nécessaires. Une proposition de compromis consisterait à admettre la mauvaise foi comme motif relatif de refus sur la base duquel une opposition peut être formée, afin qu'elle puisse être invoquée avant que l'enregistrement ne soit effectivement effectué. De cette façon, on n'aurait pas à demander l'annulation, mais on arrêterait tout le processus.
Dr von Bomhard: Ce motif de refus a une marge d'application limitée donc il ne fonctionne pas forcément mal. Dans cette conversation, l'accent est mis sur la question de savoir si la marque peut être enregistrée ou non ; cependant, l'accent doit être mis sur le marché et un point intéressant dans le Néhera cas est qu'il y a une boutique ouverte avec la marque à Vienne et pourtant il n'y avait et il n'y a pas d'affaire pendante devant les tribunaux autrichiens. Pour les gens normaux, ce qui est sur le registre des marques ou non n'a aucune importance, la chose la plus importante est ce qui est sur le marché. Par conséquent, vous avez une interprétation ouvertement large de la mauvaise foi lorsqu'il s'agit d'enregistrement qui n'est pas accompagnée d'outils de litige réels pour résoudre la grande dichotomie entre l'enregistrement et le marché.
8. Lorsqu'une marque vintage célèbre est demandée, le bureau doit-il l'examiner d'un point de vue trompeur et d'intérêt public ?
Philippe von Kapff: La Cour de justice a statué que les marques peuvent changer de propriétaire sans problème comme on l'a vu dans le cas de Élisabeth Emmanuel [C-259/04] et, par conséquent, le fait que le titulaire ne soit pas le successeur officiel ou le premier titulaire de la marque n'est pas considéré comme trompeur au sens de l'article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE. Il peut en être autrement si l'usage est trompeur, ce qui pourrait entraîner la déchéance de la marque (article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE).
Prof.Kur: Il pourrait s'agir d'un point de test important pour déterminer si l'usage de la marque serait contraire aux règles de concurrence déloyale et pourrait être interdit sur cette base. S'il est contraire aux règles de concurrence déloyale, cela signalerait de la mauvaise foi, car la notion de mauvaise foi est clairement liée à ce qui est considéré comme de la concurrence déloyale. Le problème en vertu du droit de l'UE est, cependant, que nous n'avons pas de loi uniforme sur la concurrence déloyale dans l'UE car il n'y a pas d'harmonisation dans la relation B2B. Au niveau national, considérer la licéité de l'utilisation sous l'angle de la concurrence déloyale peut littéralement se traduire par un obstacle à l'enregistrement, car il existe un motif facultatif de refus en vertu de l'article 4, paragraphe 3, point a), de la directive qui permet de refuser l'enregistrement de marques si elles peuvent être interdites pour d'autres motifs que le droit des marques. Concernant la politique publique, il est peut-être exagéré de dire qu'elle équivaut plus ou moins à la notion de mauvaise foi. . L'ordre public est soucieux de l'intérêt général alors que la mauvaise foi réside dans le domaine de la concurrence entre entrepreneurs (B2B) et donc plus proche du droit des marques et des relations privées qu'une question d'ordre public.
9. Le consommateur moyen ou le public pertinent saurait-il que les marques vintage n'appartiennent pas au propriétaire d'origine ?
Prof.Kur: Normalement on ne dit pas qu'il y a une idée fausse dans l'esprit des consommateurs si une marque est passée entre des mains. Nous pouvons le voir dans l'affaire Elizabeth Emanuel à laquelle Philipp von Kapff a déjà fait référence.
Dr von Bomhard: Une attention particulière doit être portée à la prévention de l'incorporation du risque de confusion dans les problèmes de mauvaise foi. Plusieurs décisions ont abordé cette question et ont statué que le risque de confusion n'est pas une exigence de mauvaise foi et qu'il s'agit de deux concepts différents. Le consommateur concerné est important pour les questions : quel est l'impact sur le public ; et lorsqu'il y a des problèmes de concurrence déloyale, cela peut rendre le comportement parasitaire plus probable mais pas obligatoire.
CONCLUSION
Professeur Desantès: La résurrection des marques vintage soulève de nombreux sujets passionnants et est le monde réel. Ce sujet devrait être la porte d'entrée pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la beauté du système des marques. Nous tenons à remercier les présentateurs, les modérateurs et les participants pour leur participation aux rencontres.
Rapport rédigé par les membres de l'équipe d'assistance GDE Arielle Aberdeen et Dr Maurizio Crupi.
