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Controversie transfrontaliere in materia di proprietà intellettuale: le Linee guida ILA-Kyoto (Rapporto GDE 15)

"Trova il rapporto del 15° Global Digital Encounters on Cross-Border IP disputes with Prof. Marketa TRIMBLE, Prof. Toshiyuki KONO, Prof. Axel METZGER e Prof. Pedro DE MIGUEL ASENSIO"
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Incontri Digitali Globali 15

Data: 8 settembre 2021

Speakers:

  • Prof. Marketa TRIMBLE, Samuel S. Lionel Professore di diritto della proprietà intellettuale, Università del Nevada, Las Vegas (USA), membro del Comitato ILA sulla proprietà intellettuale e il diritto internazionale privato e redattore delle Linee guida
  • Prof. Toshiyuki KONO, Professore di Diritto e Vicepresidente Esecutivo presso l'Università di Kyushu (Giappone), Presidente del Comitato ILA per la proprietà intellettuale e il diritto internazionale privato e redattore delle Linee guida
  • Prof. Axel METZGER, Professore di diritto della proprietà civile e intellettuale presso l'Università Humboldt di Berlino (Germania), correlatore del Comitato ILA per la proprietà intellettuale e il diritto internazionale privato, ed editore delle Linee guida

Moderatore e relatore:

Prof. Pedro DE MIGUEL ASENSIO, Professore di Diritto internazionale privato presso l'Università Complutense di Madrid (Spagna), correlatore del Comitato ILA per la proprietà intellettuale e il diritto internazionale privato e redattore delle Linee guida

INTRODUZIONE

Prof. DESANTES: Nell'introdurre questo incontro ha affermato che lo scopo era discutere un quadro giuridico più prevedibile per la proprietà intellettuale transfrontaliera ("IP”) Controversie alla luce delle disposizioni dell'International Law Association (“LUI HA”) Linee guida di Kyoto (“Linee Guida"). Il 4th la rivoluzione industriale crea più controversie transfrontaliere, che sollevano sfide nuove e complesse nell'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale in questo ambiente globale, soprattutto se confrontato con il modo tradizionale di risolvere i conflitti attraverso i tribunali nazionali. Le procedure di risoluzione dei conflitti differiscono ancora ampiamente da paese a paese, il che favorisce un ambiente privo di certezza giuridica e incide gravemente sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale. Pertanto, l'adozione di disposizioni moderne sugli aspetti di diritto internazionale privato della PI è una questione urgente. Questo incontro discuterà le linee guida di Kyoto, che sono state approvate nel dicembre 2020 da una plenaria dell'ILA 79th Conferenza Biennale.

Prof. FERNÁNDEZ-LASQUETTY: ha aggiunto che la PI è di natura internazionale e che ci sono stati molti sforzi per raggiungere una certa armonizzazione a livello regionale e globale. In effetti, ci sono ancora alcune questioni in sospeso riguardanti il ​​contenzioso e la risoluzione delle controversie in un ambiente internazionale.

Prof. DE MIGUEL: Nell'iniziare la discussione, ho affermato che le Linee guida sono il risultato di un progetto durato circa 10 anni. Si tratta di un insieme completo di norme che copre la giurisdizione internazionale, la scelta della legge e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni. Alcune di queste regole sono piuttosto innovative e non sono state affrontate né a livello internazionale né nazionale. In particolare, le disposizioni in materia di giurisdizione e scelta della legge in materia di gestione collettiva del diritto d'autore.

  1. Qual è il significato di queste Linee guida nel contesto dei precedenti progetti in questo settore e dei recenti sviluppi, in particolare la Convenzione dell'Aia del 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale (Convenzione dell'Aia 2009), che escludeva i problemi di proprietà intellettuale?

Prof. KONO: Ha evidenziato che l'idea di discutere la PI nel diritto internazionale privato è nata a seguito del fallimento dell'Aia "Progetto Giudizi”, Che era iniziato nel 1996, dove una delle maggiori sfide in quel momento era l'IP. Dopo più di 10 anni di trattative, hanno deciso di non continuare e la lacuna risultante è stata colmata da diversi gruppi di accademici che hanno salvato la questione avviando i loro progetti. Questo è stato avviato dall'American Law Institute, seguito dal Max Planck Institute, progetti in Giappone, Corea e altri paesi. Le Linee guida sono un output globale completo e non specifico per regione di queste discussioni che hanno riguardato quasi tutte le principali giurisdizioni.

Ha inoltre spiegato che durante i negoziati della Convenzione dell'Aia del 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile o commerciale le questioni relative alla proprietà intellettuale erano inizialmente all'ordine del giorno, ma alla fine della negoziazione si è deciso di escluderle. C'è ancora una lacuna in questo settore e si ritiene che queste Linee guida possano colmarla.

Prof. TRIMBLE: Ha sottolineato che l'importanza di questo progetto e delle Linee guida è innanzitutto che è globale. Ciò è dovuto all'ambito geografico in quanto i membri del comitato provenivano da una varietà di paesi, mostrando la capacità di persone di diverse giurisdizioni di concordare su alcune di queste questioni. In secondo luogo, la commissione ha potuto affrontare nuove questioni e aggiornare alcune di quelle discusse nei progetti precedenti, soprattutto alla luce delle novità normative. Ad esempio, negli Stati Uniti (“US"), ci sono stati sviluppi riguardanti la giurisdizione dei tribunali statunitensi che sono stati importanti per questo progetto.

Prof. METZGER: Spiegato che i precedenti progetti regionali che hanno fornito approfondimenti e proposte concrete erano legati a una specifica cultura giuridica. Ad esempio, le linee guida dell'American Law Institute si basavano sulle esperienze del Nord America. Considerando che lo scopo dell'ILA era quello di elaborare compromessi a livello internazionale in modo che le Linee guida potessero essere utilizzate in molte regioni del mondo. Ha riferito che le Linee guida sono state pubblicate (con commenti speciali e riferimenti ai progetti più vecchi) in un numero speciale dell'Open Access Journal JIPITEC, Numero 1 del 2021.

  1. Quali sono le caratteristiche delle Linee Guida che illustrano gli strumenti che possono migliorare la regolamentazione delle controversie transfrontaliere in materia di PI derivanti da attività online?

Prof. TRIMBLE: Riflettendo su questo punto, ha affermato che le attività online transfrontaliere erano nella mente della commissione. Eventuali conflitti su Internet sono problematici a causa della natura onnipresente del mezzo. Nell'ambiente attuale, può essere difficile per i titolari di proprietà intellettuale far valere i propri diritti su Internet. Di solito, devono selezionare la giurisdizione e la legge che possono aiutarli a far valere i loro diritti. Il comitato ha cercato di rendere possibile l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale in più giurisdizioni. Il primo passo è aprire più tribunali di giurisdizione generale. Le Linee guida mantengono ancora la disposizione di competenza generale che attribuisce competenza al Tribunale della residenza abituale del presunto trasgressore. Inoltre, la linea guida 5 introduce la possibilità di depositare in un luogo in cui il presunto trasgressore ha agito o ha avviato/promosso la presunta violazione. Ciò consente al titolare della PI di presentare un reclamo che sarà territorialmente illimitato. Questo è elencato come una giurisdizione specifica, ma ha caratteristiche di giurisdizione generale.

In secondo luogo, per quanto riguarda la scelta della legge, l'orientamento 26 include una disposizione speciale sulla legge applicabile alle violazioni ubique. Consente al tribunale di applicare una legge di un singolo paese che è la legge del paese che ha un legame particolarmente stretto con la violazione globale. Le Linee guida forniscono ai giudici alcuni dei fattori per stabilire questa connessione. Per bilanciare queste clausole, l'autore della violazione può fornire la prova che determinate leggi nazionali non dovrebbero essere applicate. Ciò amplia il numero di tribunali in cui il titolare dei diritti può utilizzare la legge di un singolo paese per intentare una causa di violazione globale. Ciò semplifica notevolmente le procedure di infrazione e l'applicazione dei diritti di PI.

Prof. KONO: Condiviso un recente caso giapponese che mette in evidenza la complessità di questi casi. Ho spiegato che c'era un sito web che rendeva disponibili animazioni giapponesi"manga”Gratis a milioni di utenti mensili. A causa di molte polemiche, il sito è stato improvvisamente chiuso. Successivamente si è scoperto che i contenuti erano forniti da una società con sede negli Stati Uniti, ma il server di questo sito Web si trovava in Ucraina ed è stato contrattato da un fornitore di servizi svedese. Il proprietario è scomparso ma è stato recentemente arrestato nelle Filippine. Il problema principale in Giappone era l'aspetto criminale con le questioni relative al risarcimento e alle ingiunzioni non in primo piano.

  1. Qual è l'approccio delle Linee guida alla scelta della legge relativa alla titolarità iniziale dei diritti di PI? Questo è sempre stato un punto di dibattito e le leggi nazionali hanno approcci diversi in questo caso.

Prof. METZGER: Nell'esaminare questo problema ho affermato che la proprietà iniziale, principalmente nel diritto d'autore, è sempre stata una delle questioni più controverse nel conflitto di leggi in materia di PI. Molte giurisdizioni aderiscono al principio di territorialità e lo applicano alla proprietà iniziale. Questo approccio significa che per avviare un caso di violazione del copyright multiterritoriale, i titolari dei diritti devono invocare in ciascuna giurisdizione per stabilire di essere i legittimi proprietari, dove i diritti sono stati assegnati prima e come i diritti sono stati acquisiti in seguito. Tuttavia, altre giurisdizioni, in particolare gli Stati Uniti, applicano una sorta di Lex originis approccio. Questo approccio consente di determinare la legge applicabile alla proprietà iniziale, sulla base della legge del luogo di prima pubblicazione o del luogo in cui l'opera è stata creata. Ha inoltre affermato che queste diverse posizioni si sono riflesse nei precedenti progetti regionali. È qui che l'ILA ha dovuto bilanciare questi diversi approcci e concetti della legge sul diritto d'autore. Non si tratta solo di una questione dottrinale, ma che ha un retroterra economico e filosofico. L'orientamento 20 fornisce un compromesso basato in linea di principio sul Lex originis approccio, ma che non utilizza il luogo della prima pubblicazione ma il luogo in cui l'opera è stata creata. È qui che l'autore ha la sua residenza abituale al momento della creazione. Tuttavia, se uno Stato ha una forte politica di fondo dietro l'assegnazione della prima proprietà, può essere possibile applicare un'allocazione diversa per quei paesi specifici (in quanto disciplinata dalla legge di quello Stato).

Prof. TRIMBLE: ha evidenziato che le linee guida sono lungimiranti in quanto progettate per un mondo in cui le controversie transfrontaliere saranno più facili. Pertanto, i tribunali si occuperanno di molte più controversie transfrontaliere in materia di proprietà intellettuale, in particolare nelle attività online, e queste linee guida renderanno loro più facile la gestione di tali controversie.

  1. Quali ritenete siano i possibili mezzi con cui le Linee guida influiranno in futuro sulla regolamentazione delle controversie in materia di PI? Quali saranno le sfide?

Prof. TRIMBLE: Riferendosi agli Stati Uniti, ha affermato che il progetto dell'American Law Institute trattava lo stesso argomento, ma era stato redatto alcuni anni fa. Le Linee guida hanno aggiornato le regole e le hanno rese più accettabili a livello globale. Negli Stati Uniti, dato il ruolo dei tribunali nella definizione di alcune di queste regole, le Linee guida possono assistere la magistratura illuminandola sugli approcci e sulle possibili soluzioni di altri paesi. Ad esempio, sulla questione della giurisdizione e dello sviluppo delle regole di giurisdizione generale, ora può essere più facile per i tribunali statunitensi accettare le Linee guida come soluzioni praticabili.

Prof. METZGER: Ha affermato che progetti precedenti come il Progetto CLIP (Principles on Conflict of Laws in IP) sono stati citati dall'avvocato generale della Corte di giustizia europea. Pertanto, un campo in cui le Linee guida possono svolgere un ruolo è quello di essere fonte di ispirazione per tribunali, istituzioni arbitrali e organizzazioni internazionali. Possono essere utili come strumento di soft law.

Prof. KONO: Nell'ampliare il punto precedente ha affermato che la Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato e l'OMPI hanno pubblicato Una guida per i giudici su come affrontare le questioni internazionali di PI (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1053.pdf). Questo è un documento introduttivo che cerca di spiegare con parole chiare i problemi e come affrontarli. Le Linee guida sono tradotte in cinque (5) lingue e saranno tradotte in più lingue in modo che siano più facilmente accessibili ad avvocati e giudici.

  1. La PI era stata esclusa dai precedenti progetti legislativi, e c'era una ragione per questo. Queste ragioni e preoccupazioni sono ancora valide e avranno un impatto sull'approvazione delle Linee guida in modo più ampio o vedete un cambiamento nell'ambiente?

Prof. TRIMBLE: chiarito che, per quanto riguarda l'approccio statunitense al conflitto di leggi, al diritto internazionale privato e alle controversie in materia di proprietà intellettuale, non è cambiato molto. L'ambiente politico e l'istruzione svolgono un ruolo significativo, in particolare nella comprensione del conflitto di leggi da parte degli avvocati. Tuttavia, c'è un aumento della consapevolezza su queste controversie e saranno necessarie soluzioni giudiziarie, in contrasto con le attuali soluzioni commerciali.

  1.  Qual è il rapporto tra l'azione cautelare e l'azione di accertamento negativo? Potrebbe esserci una corsa al foro più conveniente tra attore e convenuto?

Prof. DE MIGUEL: Nel rispondere a tale domanda ha affermato che le Linee guida non fanno distinzione tra provvedimenti ingiuntivi e azioni dichiarative per quanto riguarda i motivi di giurisdizione disponibili. Il problema con la corsa al foro più conveniente è che la maggior parte dei motivi di giurisdizione sono limitati nell'ambito territoriale. Oltre al domicilio del convenuto e al luogo di origine dell'attività, che di solito coincide, la competenza è limitata. In particolare, la competenza attribuita ai giudici degli Stati in cui la violazione può aver causato un danno diretto sostanziale è territorialmente limitata allo Stato in cui è situato il giudice al territorio in cui la violazione può aver causato un danno diretto sostanziale. Ciò significa che portare un ricorso dinanzi a questo tribunale non può bloccare un reclamo in un altro paese poiché la giurisdizione del primo tribunale è limitata al suo territorio. Inoltre, determina anche la portata territoriale limitata delle ingiunzioni disposte da tali tribunali. Tuttavia, se l'azione è proposta dinanzi al domicilio del convenuto o al luogo di origine dell'attività, il giudice ha giurisdizione di merito.

  1. In seguito, come definisci il luogo di origine in quanto può essere interpretato in senso ampio (ci possono essere molti luoghi possibili)?

Prof. DE MIGUEL: Chiarito che la linea guida 5a fornisce una definizione e l'applicazione di ciò richiede che l'autore della violazione abbia un collegamento significativo e sostanziale con il luogo. L'idea alla base di questa definizione è impedire al trasgressore di cercare un rifugio con poche connessioni. Come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, questo sarà per lo più il luogo in cui la persona è domiciliata.

Prof. METZGER: Ha aggiunto che spera che la Corte di giustizia europea esamini le linee guida perché accetta la mera accessibilità a un sito Web per determinare la giurisdizione di violazione e le linee guida vanno contro questa posizione. Le Linee guida richiedono un collegamento più sostanziale per impedire la selezione di una giurisdizione che ha un collegamento allentato con il caso. Inoltre, il Comitato ha dedicato molto tempo al coordinamento delle questioni relative ai procedimenti e questa soluzione è presentata sotto la linea guida 17. Tuttavia, ho riconosciuto che si tratta di una questione complicata ai sensi del diritto internazionale privato.

  1. Le Linee guida possono semplificare come affrontare le controversie transfrontaliere in materia di proprietà intellettuale determinando la giurisdizione e la legge applicabile, ma in che modo ciò aiuterebbe nell'esecuzione di una decisione nei confronti di un cittadino di un paese terzo che non è la giurisdizione selezionata e il suo diritto nazionale non è stato applicato?

Prof. TRIMBLE: ha spiegato che la sezione sul riconoscimento e l'esecuzione supporta tutte le norme e gli orientamenti precedenti. Pertanto, si prevede che le sentenze rese secondo tali regole saranno riconosciute ed eseguite in altre giurisdizioni. I motivi di non riconoscimento e di non esecuzione sono trattati nell'orientamento 34. Tutte le norme sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono redatte per renderle disponibili nella maggior parte dei casi. Inoltre, esiste una disposizione sull'adattamento delle sentenze straniere, se necessario. Quindi, l'aspettativa è che le sentenze possano essere riconosciute e l'ideale sarebbe che le Linee guida fossero adottate come soft law o un altro tipo di strumento che possa vincolare i paesi.

  1. In che misura la sanzione penale viene effettivamente applicata quando i trasgressori non sono nella stessa giurisdizione?

Prof. DE MIGUEL: ha affermato che questa domanda solleva una questione importante, ovvero l'ambito di applicazione delle Linee guida. Il campo di applicazione è limitato alle questioni civili e commerciali in quanto non sono destinate ad essere applicate nei procedimenti penali. In linea di principio, le sentenze in materia penale non possono essere eseguite all'estero. Non esiste un sistema simile per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze penali come esiste per le rivendicazioni civili e commerciali perché si tratta di due sistemi separati. In quanto tali, le Linee guida sono destinate esclusivamente a controversie civili e commerciali.

  1. In che modo le Linee guida affrontano la questione delle ingiunzioni contro le attività online? Questo problema è sorto con la Corte di giustizia europea, dove i ricorrenti chiedono la rimozione delle informazioni online, che è un rimedio eccezionale in quanto influisce sulla disponibilità di informazioni in tutto il mondo. Si tratta di diritti che sono territorialmente limitati e di attività che potrebbero violare i diritti in diversi paesi.

Prof. TRIMBLE: Confermato che si tratta di una questione controversa in quanto vi sono alcune giurisdizioni in cui possono essere concesse ingiunzioni transfrontaliere se necessario per proteggere i diritti di PI. La linea guida 14 riguarda la portata delle ingiunzioni e afferma chiaramente che è limitata dalla giurisdizione del particolare tribunale. Inoltre, afferma che l'ambito di applicazione non dovrebbe essere più ampio di quanto necessario per proteggere i diritti di PI applicati. Un tribunale potrebbe quindi limitare la portata dell'ingiunzione alla sua giurisdizione. Su Internet, questo può essere fatto grazie a nuove capacità tecniche come il geo-blocking che consente al tribunale di progettare ingiunzioni territorialmente limitate.

Prof. METZGER: Ha affermato che queste linee guida sono un documento dinamico e il comitato sarebbe lieto di ascoltare gli esperti legali sulla loro esperienza e su eventuali suggerimenti che potrebbero avere.

CONCLUSIONE

Prof. MANDERIEUX: In chiusura ha ribadito che queste questioni relative al diritto internazionale privato e IP saranno molto rilevanti per i prossimi 20 anni. Per quanto riguarda il commento del Prof. Trimble sul legame tra Internet e giurisdizione, Global Digital Encounters intende affrontare le debolezze accademiche di questi cambiamenti. Il prossimo incontro rifletterà ulteriormente sulla classica questione dei nomi di dominio Internet e sulla loro interazione con i marchi e altri campi.

Arielle ABERDEEN

Yulia BORISOVA

Le linee guida di Kyoto, i commenti e le loro traduzioni sono disponibili all'indirizzo: http://www.law.kyushu-u.ac.jp/programsinenglish/kyoto-guidelines/

Ulteriori informazioni sul Incontri digitali globali

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