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Protezione dei nomi di dominio in un contesto mondiale (Rapporto GDE 16)

"Trova il rapporto completo del 16° Global Digital Encounters on Domain Name Protection con Malcolm Bain, Caroline Berube e Joe Sekhon"
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Data: 14 ottobre 2021

Altoparlanti:

Malcom Bain, Partner presso Across Legal.

Caroline berube, Managing Partner di HJM Asia Law & Co LLC.

Moderatore:

Joe sekhon, Senior Lecturer in IP Law presso l'Università di Portsmouth.

Introduzione

Obiettivo della sessione: Durante e in seguito alla crisi COVID-19, il business digitale e l'accesso alle informazioni digitali sono aumentati in modo esponenziale. La protezione dei Nomi a Dominio Internet è diventata sempre più importante per gli operatori del settore, ma anche per le Organizzazioni ad alta visibilità in rete, ovvero per la società in generale. Il valore dei nomi di dominio è quindi aumentato in modo esponenziale, esponendo loro, e le risorse IP a cui si riferiscono, ad attacchi informatici, cyber-squatting e cyber-grabbing. In che modo è/può essere ulteriormente migliorata la protezione IP attualmente? Che tipo di consenso può esistere in varie parti del mondo e nelle sedi internazionali per tale valorizzazione? Per questa sessione dei nostri incontri digitali globali, relatori provenienti da Europa, Asia e Nord America con una varietà di opinioni forniranno un quadro mondiale del futuro della protezione IP connessa ai nomi di dominio e per re-immaginare l'IP in quest'area a favore sia delle imprese che dei consumatori/della società.

Osservazioni preliminari:  Prof. Laurent Manderieux ha sottolineato che, con la pandemia di COVID, e anche in seguito ad essa, la tendenza nel business si è spostata dalle operazioni tradizionali alle operazioni digitali, dove i nomi di dominio sono diventati più importanti. Più di vent'anni fa sono stati messi in atto meccanismi per legare ulteriormente il rapporto tra nomi a dominio e marchi e altri diritti di PI al fine di consentire di contrastare il cyber-squatting, il cyber-rubbing e altri comportamenti che potrebbero alterare la fiducia nelle imprese : l'ICANN, infatti, l'organizzazione che gestisce il sistema Internet secondo regole di governance “dal basso verso l'alto”, ha promosso iniziative che hanno guidato la World Intellectual Property Organization («WIPO«) E i suoi Stati membri, per sviluppare meccanismi di applicazione amministrativa per garantire una relazione più agevole tra nomi di dominio e marchi. Con l'attuale pandemia, l'era digitale si sta ulteriormente sviluppando e quindi i nomi a dominio hanno acquisito una nuova centralità in particolare per la loro difesa e protezione.

Javier Fernandez-Lasquetty ha sottolineato che la questione dei nomi a dominio ha creato, molti anni fa, una prima giurisdizione digitale con l'emanazione della Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy («UDRP«) Regole e amministrazione dei mezzi per la soluzione dei conflitti tali amministrazioni come l'OMPI.

Moderatore, Joe sekhon, ha posto le basi parlando della necessità di discussione e conversazione sui nomi di dominio e delle sfide globali a tal fine. La sessione ha assunto la forma di un Q&A (domanda e risposta) sessione con Joe Sekhon e i partecipanti che hanno sollevato le seguenti domande:

Malcom Bain ha avviato la discussione esponendo che, poiché il nome a dominio è costituito da un nome o da un segno, il meccanismo di base per proteggere o recuperare un nome a dominio è il diritto dei marchi. In questo contesto, il modo più semplice per i titolari di nomi a dominio di assicurarsi che vi sia un diritto legittimo da far valere nei confronti di terzi è quello di avere un marchio costituito o contenente il nome a dominio. Quest'ultimo, considerando che il sistema UDRP dà una certa priorità ai titolari di marchi.

In tal senso, qualora il titolare di un nome a dominio abbia un relativo marchio, esistono diverse alternative:

  • Avviare un procedimento giudiziario tradizionale che reclama la violazione del marchio perché i tribunali possono apprezzare che l'uso del nome di dominio è un uso nella prassi commerciale.  
  • Utilizzando il processo di arbitrato UDRP istituito da Internet Corporation for Assigned Names and Numbers («ICANN«) E WIPO o altri centri.
  • Dovremmo fare riferimento a un codice paese di dominio di primo livello («ccTLD«), Alcune giurisdizioni possono avere Organismi Amministrativi (Registri) con procedure specifiche per revocare e/o trasferire nomi a dominio.
  • Inoltre, se si tratta di un concorrente che utilizza il nome a dominio, potrebbe essere rivendicata anche concorrenza sleale.

Infine, c'è un approccio pragmatico per proteggersi da potenziali conflitti, che consiste nell'acquistare nomi di dominio. L'azione preventiva, al contrario dell'azione protettiva, consiste nell'acquistare tanti nomi di dominio attorno al tuo marchio quanti sono ragionevoli nel tuo contesto.

Joe sekhon ha evidenziato che l'acquisto di nomi di dominio correlati è un consiglio spesso fornito alle start-up. Inoltre, ho evidenziato che nel Regno Unito non si applica, in quanto tale, la concorrenza sleale, ma il reato di spaccio, applicabile nel caso in cui una società utilizzi un nome a dominio simile a un'altra società e ne sfrutti la buona volontà e la reputazione.

In che modo un individuo e/o un'organizzazione potrebbe proteggere un nome di dominio nell'ambito dell'attuale quadro giuridico in Cina e Singapore? Le persone possono registrare nomi di dominio in Cina?

Caroline berube ha sottolineato che, idealmente, le aziende dovrebbero registrare un marchio e, successivamente, ottenere un nome a dominio. Tuttavia, questo non è sempre il caso.

In Cina, per ottenere un nome di dominio «.com» o «.com.cn» un'azienda deve recarsi presso il China Network and Information Center («CNNIC«), Gestito dal Ministero dell'Informazione, che fa parte del governo cinese. Alcune caratteristiche sono le seguenti:

  • Il vantaggio principale della registrazione di un nome di dominio è che la registrazione del nome di dominio è sia in inglese che in cinese, mentre il processo di registrazione del marchio non è completamente in inglese. Inoltre, sebbene il processo per la registrazione del nome a dominio possa essere relativamente semplice, le aziende devono rivolgersi a uno dei sessanta Registrar approvati dal CNNIC.
  • Per registrare un nome di dominio, le aziende devono anche essere in possesso di una «licenza commerciale» in Cina, valida da uno a cinque anni per la registrazione del nome di dominio. È noto che le società senza una filiale cinese registrata separatamente utilizzano la «licenza commerciale» di un'altra società cinese, il che può diventare una questione controversa perché il nome di dominio non appartiene realmente alla società che utilizza la licenza commerciale, ma alla società che ha fornito la licenza commerciale. In questo senso, le aziende straniere che desiderano ottenere un nome a dominio devono fare affidamento su «licenze commerciali» di aziende di cui si fidano.
  • Un individuo cinese può registrare un nome di dominio "cn", ma gli individui stranieri avrebbero problemi durante la registrazione di nomi di dominio "cn" perché i requisiti non sono gli stessi.

A Singapore, il processo è più semplice poiché, ad esempio, non ci sono barriere linguistiche. Una società dovrebbe andare al Singapore Network Information Center e registrare il relativo ".com" o ".sg". Le aziende possono registrarsi tramite un agente e il richiedente dovrà fornire un indirizzo locale, che è spesso quello dell'agente pertinente. Come accennato sulla Cina, questo può anche diventare controverso se le società di agenti non sono affidabili.

Un problema affrontato nel Regno Unito con il cyber-squatting è che ci sono alcuni individui che possono facilmente registrare i nomi di dominio a tale scopo. Questo problema del cyber-squatting è meno importante in Cina perché esiste un filtro precedente in termini di registrazione?

Caroline berube, ha spiegato che, in una certa misura, questo è giusto. Tuttavia, va considerato che le imprese cinesi non hanno le stesse limitazioni delle società straniere, pertanto possono registrare tutti i nomi a dominio che desiderano. Di conseguenza, c'è ancora un sacco di cyber-squatting.

Per quanto riguarda i procedimenti disponibili, ci si può rivolgere al CNNIC per avviare un contenzioso per sostenere che qualcun altro ha registrato un nome a dominio in malafede. In caso contrario, una società può rivolgersi ai tribunali civili. In questo contesto, c'è una recente legge entrata in vigore nel 2020 su come la Corte Suprema dovrebbe interpretare i casi di cyber-squatting.

Malcom Bain ha evidenziato che, mentre i domini ".com" o ".net" possono essere più facili da registrare, i ccTLD sono a volte un po' più restrittivi. In Spagna, ad esempio, in passato un'azienda doveva anche possedere un marchio per poter richiedere un nome a dominio. Ora, sebbene il criterio di registrazione del marchio precedente sia stato rimosso, un'azienda deve avere un collegamento con la Spagna per la registrazione di un nome di dominio «.es», altrimenti il ​​nome di dominio può essere contestato amministrativamente.  

Una questione rilevante in questa materia è definire cosa costituisca violazione. Potremmo espandere il concetto di malafede o dolo?

Malcom Bain osservato che ci sono tre condizioni per rivendicare un nome a dominio indietro sotto l'UDRP (riassumendo): (i) avere un diritto legittimo; (ii) il convenuto non ha un diritto legittimo; e (iii) il resistente che ha registrato e utilizzato il nome a dominio in malafede.

La malafede deve essere dimostrata sia per la registrazione che per l'utilizzo del nome a dominio, cosa che, a volte, non è molto facile. L'UDRP fornisce alcuni esempi di cosa sia la malafede, che copre tutti i comportamenti che sono diretti negativamente verso i diritti anteriori del richiedente, come monetizzare il marchio richiedente, attirare utenti Internet, lontano dal sito legittimo, offrire di rivendere il nome di dominio al ricorrente, ecc.

Il concetto di malafede può risentire di una certa incertezza giuridica, ma introduce una certa flessibilità nel sistema dei nomi a dominio per consentire ai rispondenti di difendersi quando, ad esempio, utilizzano in buona fede marchi registrati di terzi o possono avere un buon base legittima - ad esempio, quando si esercita la libertà di parola.

Caroline berube ha sottolineato che a Singapore la malafede sarebbe il principale fattore per determinare che il nome di dominio non è stato registrato legalmente, mentre in Cina il criterio principale sarebbe l'intento doloso.

L'onere della prova è sempre a carico del querelante e i tribunali cinesi si sono dimostrati molto esigenti con l'attore nel dimostrare l'esistenza di intenti dolosi, il che significa che deve essere provato un profitto illegale registrando un nome di dominio prima di un'altra società. Inoltre, ha evidenziato che i danni concessi in Cina non sono molto elevati, il che aggiunge un'ulteriore complessità per l'attore in quanto deve quantificare le sue perdite finanziarie. Nei casi in cui vi sia un marchio precedente sfruttato dal convenuto, può essere più facile, ma c'è una chiara questione se l'attore è in grado di dimostrare un intento doloso da parte del presunto contraffattore. In questo contesto, ci sono leggi rilevanti come la legge sulla sicurezza informatica, la legge sui marchi e la legge sulla concorrenza sleale che sono rilevanti quando si tratta di pratiche di cyber-squatting.

Malcom Bain ha sottolineato che nei casi in cui vi è un'attività criminale come la vendita di merci contraffatte o il phishing può essere più facile dimostrare la malafede e le aziende potrebbero non aver nemmeno bisogno di dimostrare tale malafede affinché un tribunale capisca che c'è un reato. Il rafforzamento delle leggi penali e di sicurezza informatica potrebbe aiutare ad affrontare alcuni problemi relativi ai nomi di dominio, ma questo riguarda solo una parte del mercato e dei casi di violazione.

I nomi di dominio hanno una presenza online e internazionale. Quali sono gli aspetti principali delle controversie internazionali sui nomi di dominio? Quali sono gli ostacoli legali e giurisdizionali in materia di controversie sui nomi a dominio?

Malcom Bain ha sottolineato che, in termini di aspetti procedurali, identificare il dichiarante è difficile e diventa sempre più complicato con l'uso dei servizi di privacy per nascondere l'identità del dichiarante. Un altro aspetto è che, sebbene i registranti possano non essere conosciuti, i registri e i registrar possono essere identificati utilizzando strumenti come "whois". In ogni caso, l'ICANN e l'impostazione di un sistema di nomi a dominio ha diminuito l'opacità della procedura.

Caroline berube ha chiarito che Singapore non ha ancora adottato le regole UDRP, il che significa che il ricorrente deve rivolgersi a un tribunale di Singapore.

Per quanto riguarda la Cina, si sta attualmente negoziando l'adozione del sistema UDRP, che prevede che un'azienda possa rivolgersi al CNNIC o ai tribunali civili. D'altra parte, in Cina, l'esecuzione di una sentenza straniera può essere complessa, quindi scoprire dove si trova il convenuto è fondamentale per garantire l'esecuzione di qualsiasi sentenza.

C'è qualche impatto della grande quantità di nuovi nomi di dominio di primo livello ("tLDN") che sono stati creati negli ultimi anni?

Malcom Bain osservato che, sebbene ci siano molti tLDN di nuova introduzione, una potenziale restrizione è che alcuni tLDN impongono requisiti aggiuntivi per la registrazione. Ad esempio, per registrare un ".coop" le società potrebbero dover essere una cooperativa registrata nella rispettiva giurisdizione.

La creazione di tali nuovi nomi a dominio può comportare che le aziende debbano ricalibrare la loro strategia sulla proprietà intellettuale e la strategia sui nomi a dominio alla luce della loro strategia di marketing e valutare se valga la pena acquisire tali nomi a dominio, ad esempio, come azione preventiva.

In relazione a questo aspetto, Caroline berube ha evidenziato la convenienza, dal punto di vista del marketing, di valutare quale sia il target dell'azienda e se tali utenti utilizzino normalmente un ccTLD o un gTLD.

Considerando i trend di consumo (es. passaggio dai siti web alle web app), quale sarà l'impatto futuro sui nomi di dominio? C'è una roadmap futura per quanto riguarda le controversie sui nomi di dominio?

Malcom Bain ha sottolineato che, in termini di e-commerce, gli app store potrebbero diventare una sorta di «registro» perché ospiteranno un'app con un marchio specifico. Pertanto, potremmo passare dalla rimozione di un nome di dominio alla rimozione di un'app specifica. Ha inoltre evidenziato che le controversie in ambito e-commerce devono essere meglio regolamentate, ad esempio: (i) c'è un evidente squilibrio tra il costo di acquisto di un nome a dominio, circa 10 euro, e le spese legali per recuperarlo, circa 3,000 euro, che non potevano fungere da deterrente per potenziali trasgressori; e (ii) legge sulla privacy e problema «WHOIS», considerato il crescente utilizzo di servizi di privacy per mascherare l'identità del registrante che, in fin dei conti, rende difficile l'identificazione del potenziale trasgressore - in questo spazio, alcuni uno screening precedente relativo all'identità dei dichiaranti potrebbe contribuire a ridurre la quantità di potenziali trasgressori.

Caroline berube concordato sul fatto che occorrono misure più preventive per evitare controversie sui nomi di dominio, come l'applicazione di misure di screening della registrazione. Fa inoltre riferimento alla convenienza di disporre di norme procedurali omogenee in materia di controversie sui nomi a dominio a livello internazionale.

Malcom Bain menzionato, per quanto riguarda l'omogeneità, che i paesi dovranno decidere se tale armonizzazione deve avvenire sotto forma di regolamento o come soft-law.

L'UDRP dovrebbe avere un risarcimento dei danni finanziari, sia per i ricorrenti che per i convenuti?

Malcom Bain ha evidenziato che una società può ottenere danni finanziari se avvia un procedimento giudiziario, ma non vi è alcun risarcimento per danni finanziari sulla procedura UDRP. In quanto tale, potrebbe mettere gli arbitri in una posizione difficile nel decidere su danni e costi, potrebbe essere un deterrente per cyber squatter e potenziali trasgressori.

Caroline berube ha sottolineato che dovrebbe esserci una compensazione finanziaria, ma la sua efficacia può dipendere dalle idiosincrasie individuali di un particolare mercato. In Cina c'è un numero considerevole di cyber-squatter, quindi anche se esiste un premio che conceda un risarcimento economico, potrebbe essere difficile ricevere effettivamente tale risarcimento dal trasgressore.

Quali sono le principali problematiche derivanti dalla registrazione di marchi e nomi a dominio costituiti da un cognome?

Malcom Bain esposto che ci sono alcune disposizioni specifiche del paese che disciplinano questo tipo di casi perché mentre altre giurisdizioni possono porre problemi alla registrazione del nome a dominio dei cognomi, in Spagna puoi registrare il tuo nome/cognome come nome a dominio - l'unica cosa che non puoi fare è registrare il cognome di qualcun altro come marchio. Il problema potrebbe essere che alcune leggi sui marchi stabiliscono che non puoi impedire a qualcun altro di utilizzare il proprio nome di famiglia (che potrebbe essere lo stesso del tuo) - anche all'interno di un nome di dominio, quindi.

Relazione scritta da Ruben CANO PÉREZ

Incontri digitali globali

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