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Licenciamento de patentes essenciais padrão - Relatório GDE 17

"Estamos felizes em publicar a gravação e o relatório do 17º Global Digital Encounters on Licensing Standard Essential Patents, que ocorreu em 24 de novembro de 2021."

Encontros Digitais Globais

Data: 24 de novembro de 2021

Palestrantes:

Elena Kostadinova - Comissão Europeia (DG Crescimento)

Professor Jorge Contreras - Universidade de Utah (EUA)

Ruud Peter - Peters IP

Moderador: Dr. Jorge Padilha - Compass Lexecon

Introdução

A discussão foi iniciada pelo moderador, Dr. Jorge Padilla. Segundo ele, nem é preciso dizer que os padrões sem fio têm sido um sucesso incrível. As tecnologias têm se desenvolvido e se aprimorado ao longo do tempo e penetrado na sociedade. Considerando que não há dúvida de que a padronização coletiva que ocorre por meio de Organizações de Desenvolvimento de Padrões (SDOs) aumentou o ritmo significativamente e gerou um valor massivo para os consumidores, também é verdade que atualmente existem fortes disputas entre inovadores e implementadores sobre como os benefícios de os investimentos em padronização são recuperados.

Em outras palavras, os implementadores querem pagar menos pelo licenciamento de Patentes essenciais padrão e os inovadores querem que eles paguem mais. No final do dia, é uma batalha nas margens. No entanto, a conclusão mais importante é que a padronização colaborativa funcionou bem para a sociedade e é melhor do que a padronização proprietária ou padrões patrocinados pelo governo.

Esse debate não poderia ser mais relevante, se essas tecnologias costumavam ser relevantes para uma série de usos, hoje são relevantes para um número ainda maior de usos devido à Internet das Coisas. Essas tendências técnicas mudam tanto o escopo das aplicações das tecnologias sem fio quanto o impacto que essas tecnologias terão nas políticas industriais e no crescimento econômico.

Os pontos de vista da Comissão Europeia

Elena Kostadinova trouxe a perspectiva da Comissão Europeia (CE), que tem acompanhado de perto estas questões. Em seu Comunicação de 2017 sobre o estabelecimento da abordagem da UE para a patente essencial padrãos, a CE concluiu que o licenciamento e a aplicação dos SEPs não são contínuos e pediu uma abordagem equilibrada para o licenciamento do SEP com base no aumento da transparência. A CE orientou e anunciou um conjunto de ações com o objetivo de melhorar o licenciamento dos SEPs, tendo publicado posteriormente, em diversos estudos, os resultados dos Grupo de Trabalho de Peritos da Comissão em SEPs, e organizado webinars sobre o assunto.

Embora tenha havido alguma melhora, as controvérsias continuam existindo. Isso resulta em incerteza em um momento em que as novas empresas enfrentam uma concorrência cada vez maior em nível global. Assim, em seu Plano de Ação de 2020 IP, a CE anunciou que irá promover maior transparência e previsibilidade no licenciamento do SEP, inclusive por meio de possíveis reformas.

Quais são os próximos passos? De acordo com Sra. Kostadinova, será realizada uma consulta pública em que o público será convidado a fornecer feedback. Qualquer reforma potencial complementará, levará em consideração e se alinhará com a revisão em andamento das Diretrizes de Cooperação Horizontal e com qualquer resultado resultante das perguntas enviadas pela CE à China nos termos do art. 63 TRIPS.

A CE acredita que uma abordagem equilibrada para os SEPs, que envolveria olhar para os SEPs de forma holística, incluindo todos os aspectos relevantes relacionados à transparência, FRAND e fiscalização, é a melhor maneira de avançar. Tem como objetivo criar um ambiente de confiança e incentivos para negociações de boa fé.

Existe uma tensão entre a territorialidade das patentes e a natureza global do licenciamento do SEP. Pool de patentes e mecanismos globais de resolução de disputas foram propostos nos webinars como soluções potenciais para lidar com essas tensões.

No entanto, nada nos SEPs é tão simples quanto parece. Nos SEPs, o diabo está nos detalhes. Embora a CE tenha manifestado o seu apoio aos pools de patentes em várias ocasiões, no âmbito da lei da concorrência, o desafio aqui continua a ser a criação de incentivos para a participação no pool e para a obtenção de uma licença do pool. Em relação aos mecanismos alternativos de resolução de disputas, o desafio permanece em como eles podem ser implementados na prática.

Licenças globais da FRAND e injunções anti-suit

Dra. Padilla em seguida, passou a palavra ao Prof. Contreras para abordar a problemática da determinação global de licenças FRAND vinculadas a injunções anti-processo, que ele considera ser um campo fértil para a inovação (jurídica).

Para se qualificar para o Professor Contreras, a tensão entre o escopo nacional das patentes e o escopo global das licenças está no centro de todos esses desafios, em particular quando as partes discordam sobre o nível dos royalties da FRAND. Em tais casos, os tribunais podem optar por uma abordagem de violação de patente (portanto, nacional) ou por uma abordagem contratual (portanto, global).

O caso original para este último foi o do Reino Unido Planeta Unwired x Huawei em 2017, o que praticamente abriu as portas para qualquer jurisdição onde ambas as partes operam para definir taxas globais de royalties. Uma vez que as partes tendem a litigar simultaneamente em várias jurisdições, os tribunais podem sentir a necessidade de proteger o resultado de suas próprias decisões, abrindo caminho para medidas cautelares e medidas judiciais. Isso se transformou em conflitos diplomáticos puros - notadamente entre a UE, os EUA e a China - e, em Prof. Contreras ' vista, resultou em uma maneira não muito eficiente - nem lógica - de resolver disputas.

Professor Contreras tem defendido de forma sustentável que esse problema saia do sistema judicial e que os royalties globais sejam fixados por um órgão de arbitragem não governamental cujas decisões foram erga omnes efeito. Para Dr. Padilla, esta configuração se assemelha a uma "super piscina" - "pseudo-piscina" nas palavras de Professor Contreras.

Sr. Peters saltou para lembrar que, independentemente do endosso e tração que tais propostas possam ganhar -em questões relacionadas ao SEP, o diabo está nos detalhes- e argumentou que as guerras de atrito entre implementadores e detentores de patentes apenas se moverão para outros fóruns, com a virtude de "centralizar" essas guerras em um único lugar. Mesmo assim, ele ainda defende deixar espaço para negociações entre as partes antes de passar para qualquer sistema de adjudicação. Professor Contreras compartilhavam substancialmente essas opiniões, lembrando que em muitos casos as partes podem chegar a um acordo sem recorrer aos tribunais.

Pools de patentes

A discussão foi então conduzida por Dra. Padilla para pools de patentes. O Sr. Peters foi questionado sobre os prós e os contras desse agrupamento no contexto da IoT. Em algumas circunstâncias, o licenciamento de SEPs em uma base bilateral pode não ser muito eficiente, e isso pode envolver custos de transação consideráveis, especialmente quando os implementadores precisam alcançar titulares de SEP por titulares de SEP separadamente. No entanto, de acordo com o Sr. Peters, o pool adiciona um passo a mais de eficiência: os licenciadores do SEP são reunidos e um terceiro independente verifica as patentes colocadas no pool para avaliar a essencialidade dessas patentes.

Na perspetiva dos licenciadores, os custos são partilhados, com consequente aumento de eficiência no licenciamento, redução dos custos de transação e repartição de benefícios. De acordo com a experiência do Sr. Peters, as taxas do pool são mais baixas do que a soma das taxas individuais que os licenciadores do SEP podem cobrar. Para os implementadores, lidar com um pool pode ser mais atraente, pois eles têm um campo de jogo melhor e seguro em relação à licença dos SEPs.

Com foco na IoT, há mais jogadores a serem licenciados em muitos setores diferentes. Portanto, os pools se tornam mais atraentes tanto dos licenciadores quanto dos implementadores. Do licenciante, se eles operarem coletivamente em mercados onde não têm experiência, pode ser mais fácil. Para implementadores, alguns podem não ter experiência em licenciamento SEP, pois tradicionalmente não estão acostumados com esse tipo de dinâmica de licenciamento IP.

Finalmente, Sr. Peters enfatizou que leva tempo para definir e concordar sobre um pool de patentes, portanto, esses instrumentos devem ser projetados com bastante antecedência. O ideal é que o pool esteja lá uma vez que o mercado comece a mostrar que pode incentivar o crescimento do mercado. Sugeri uma maior consciência dos pools no contexto de padronização para que esses mecanismos sejam definidos no início do processo.

Do lado dele, Professor Contreras também era a favor do agrupamento voluntário. Setores como a mídia de armazenamento foram definidos por pools e foram grandes sucessos. No entanto, as partes nem sempre estão interessadas em pools de patentes, dependendo de seus incentivos econômicos. Os pools foram testados no espaço de telecomunicações sem fio e WiFi, mas não se combinaram de forma significativa principalmente devido a uma decisão financeira, já que os detentores de patentes podem maximizar seus lucros se ficarem fora do pool. Prof. Contreras nomeado Avançar como um exemplo de pool de tecnologia sem fio na IoT. No entanto, um pool no maior mercado hoje, o mercado de smartphones, parece não ter sido um mecanismo de licenciamento atraente para titulares de SEP.

Licenciamento de grupos de negociação

Dr. Padilla voltou ao Sr. Peters para obter sua opinião sobre o licenciamento de grupos de negociação. O Sr. Peters reconheceu que o tópico tem recebido atenção recentemente e vários artigos têm abordado o assunto e rejeitado a ideia do grupo de negociação de licenciamento com base na antitruste, pois eles consideram essas práticas iguais aos cartéis de compradores e podem ser um incentivo para continuar a resistir porque eles podem simplesmente rejeitar todas as propostas que o licenciante poderia fazer.

Mas, da perspectiva da IoT, onde há um grande número de empresas que precisam obter uma licença e estão em situação semelhante, os grupos de negociação de licenciamento podem desempenhar seu papel. Algumas empresas entendem que precisam obter licenças, mas não têm experiência e recursos para conduzir as licenças por si mesmas de uma forma que possa ser benéfica para elas.

Do ponto de vista de um licenciante, de acordo com Peters, também pode ser atraente negociar com esses grupos, já que um licenciante pode estar interessado em coletar receitas com o mínimo esforço e o mais rápido possível. E isso pode ser feito se ele negociar com um grupo de empresas ao mesmo tempo e chegar a um acordo único. Na indústria de IoT existem centenas de empresas, em comparação com o mercado de smartphones, onde se um licenciante obtiver 5 licenças, ele já terá coberto 70% do mercado.

De acordo com o Professor Contreras, as reivindicações antitruste relacionadas à negociação coletiva são exageradas e seria uma medida bastante pró-competitiva a ser tomada. Os reguladores antitruste poderiam ajudar um pouco a situação, reconhecendo mais explicitamente os benefícios pró-competitivos.

Perguntas e Respostas

Questionado pela audiência sobre como obter licenças a bordo de tal sistema de arbitragem, o Prof. Contreras sugeriu que a decisão da arbitragem apenas definirá o que é FRAND para um determinado SDO, portanto, as partes precisarão ir ao tribunal em qualquer caso para definir o consequências de uma infração. Para o Dr. Padilla, a não aceitação de uma licença nos termos definidos pelo órgão de arbitragem pode sinalizar automaticamente a “falta de vontade” do licenciado.

Com relação à (falta de) imunidade antitruste e eventuais desafios em disputas de investimento, Professor Contreras afirmou que os advogados criativos sempre "encontrarão uma maneira de se manterem ocupados", mas seria aconselhável para tal órgão de arbitragem obter autorização prévia dos principais órgãos antitruste, da mesma forma que alguns pools de patentes obtiveram uma Análise de Negócios DoJ Carta nos EUA. [Nota dos repórteres: ainda não se sabe se esses aspectos práticos são abordados nas futuras orientações horizontais / de normalização da UE].

Sr. Peters apontou que esta definição de FRAND por um órgão externo, desde que tal taxa esteja dentro da faixa de FRAND, pode tornar as coisas mais eficientes para os tribunais em casos de licenciados relutantes, evitando o ping-pong caro e demorado resultante do Huawei v ZTE do CJEU e evitando os juízes têm que determinar as taxas de royalties, o que muitas vezes está fora de sua área de especialização.

Dra. Padilla trouxe o debate de volta à questão da extraterritorialidade - tornará os tribunais da UE irrelevantes? Sr. Peters salientei o risco real de tornar esta questão ainda mais política, na altura em que afirmei a relevância absoluta do mercado da UE - como produtores e como consumidores. Até certo ponto não é uma questão de tamanho do mercado, mas de quais tribunais decidirão mais rápido.

Professor Contreras concordou, e observou que o caso Ericsson v Samsung é bastante ilustrativo: uma empresa sueca e uma empresa coreana, litigando seu caso no Texas e em Wuhan. No caminho para buscar os resultados mais favoráveis, jurisdições como a alemã têm potencial para atrair de fato esse tipo de litígio - em determinados contextos. Em suma, é uma questão de onde uma liminar pode prejudicar (por exemplo, Indonésia), e essa fragmentação pode levar as empresas a cenários em que podem simplesmente derrubar alguns mercados, como pode ter acontecido no Reino Unido com a Apple, concluiu.

O público trouxe a questão da interface entre código aberto e padronização. Sra. Kostadinova referiu-se ao Relatório da Comissão de 2019 sobre “A relação entre software de código aberto e configuração padrão”, E colocar o foco no lado IP de tal interação para argumentar que atritos não precisam ocorrer e que eles serão principalmente causados ​​e resolvidos, no quadro de seleção de licença. Suas opiniões também foram endossadas pelo Sr. Peters.

Encerramento

Durante as últimas palavras, por sua vez, Sr. Peters relembrou a transcendência absoluta dessas questões para o setor de IoT em particular e defendeu um sistema de licenciamento mais eficiente. Para o Prof. Contreras, este tema não é puramente bilateral, mas sim internacional e político. A intervenção governamental precisa remover alguns desses obstáculos, desde que tal remoção produza efeitos pró-competitivos, tudo com o objetivo de prevenir uma guerra comercial. Sra. Kostadinova sublinhou a importância de participar em consultas públicas para recolher as opiniões e sensibilidades de todas as partes interessadas.

Prof Desantes encerrou a sessão destacando o quão fascinante é este tema na perspectiva de um professor de Direito Internacional Privado e a multiplicidade de ângulos que o tema do licenciamento SEP traz.

Relatório executivo escrito por Carlos Muñoz Ferrandis e Vicente ZAFRILLA

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