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Patentes Essenciais Padrão – Relatório GDE 20

"Estamos felizes em publicar o relatório e a gravação de nossos 20º Encontros Digitais Globais sobre Patentes Essenciais Padrão com Dra. Claudia TAPIA, LL.M, Dr. Igor NIKOLIC e Professor Laurent MANDERIEUX, que ocorreu em 11 de maio de 2022."

Título: Patentes Essenciais Padrão (detalhes completos aqui)

Data: 11 de maio de 2022

Palestrantes:

  • Dra. Claudia TAPIA, LL.M, Diretor de Políticas de DPI e Pesquisa Acadêmica Jurídica da Ericsson. Presidente, Conselho 4IP.
  • Dr Igor NIKOLIC, Research Fellow do Instituto Universitário Europeu – EUI

Moderador: Prof. Laurent MANDERIEUXUniversidade Boconi. diretor de TIPSA. Presidente da Rede Europeia de Professores IP. Membro de FideConselho Acadêmico.

Encontros Digitais Globais 20: Patentes Essenciais Padrão

Introdução

Durante e após a crise do COVID, o papel das tecnologias protegidas pelas Patentes Essenciais Padrão (SEPs) tornou-se ainda mais evidente. Seu uso massivo em setores-chave da economia traz importantes consequências jurídicas, para a PI em geral, e para a circulação dos Direitos de PI. Que benefícios e desafios trazem as recentes iniciativas da UE, considerando, em particular, o “Novo Quadro para SEPs”, o novo “Projeto de Diretrizes para Acordos de Cooperação Horizontal” e a “Nova Estratégia Industrial” da UE? Quais problemas surgem com o licenciamento de SEPs na Internet das Coisas? Quais são as estratégias governamentais relacionadas aos SEPs e liminares? Qual pode ser o impacto do sistema de padronização celular na inovação? Palestrantes da Europa e da América do Sul fornecerão uma visão mundial do futuro das Patentes Essenciais Padrão, incluindo a re-imaginação da PI nesta área em favor das empresas e dos consumidores/sociedade.

Report

O 20º GDE começou com uma introdução por Prof. Manuel Desantes, que destacou a relevância das Patentes Essenciais Padrão (SEPs). No passado mês de Novembro, o primeiro Encontro sobre patentes e licenciamento abriu a “caixa de pandora” deste tema internacional que envolve vários aspetos numa área diversa. Os 20th O encontro ofereceu a oportunidade de continuar as discussões sobre esse tema, mas com foco nos benefícios e desafios que os SEPs trazem.

Após a introdução, o Prof. Laurent Manderieux assumiu como moderador da sessão. Ele acrescentou que o foco adicional nos SEPs é importante devido à sua relevância no mercado e devido a novas iniciativas da Comissão Europeia que podem facilitar ou desafiar a forma como o sistema está organizado atualmente. Os SEPs são cruciais em muitos setores econômicos e, como resultado, são de grande interesse para empresas de todos os tamanhos. Ele insistiu na relevância dos SEPs no mercado global e dirigiu a primeira pergunta aos dois palestrantes, Claudia Tapia e Dr Igor Nikolić.

1.  O que são SEPs? Por que eles são tão importantes?

Dr Igor Nikolić começou fornecendo uma visão geral do sistema de padronização aberta.

Quando se fala em padrões tecnológicos, geralmente nos referimos a padrões específicos, como WiFi, 3G, 4G e 5G. O sistema de padronização aberta opera por empresas reunidas em organizações de desenvolvimento padrão (SDOs), onde os engenheiros trabalham juntos para produzir a melhor solução técnica possível. Um dos principais ingredientes da implementação bem-sucedida de padrões é o compromisso das empresas de tecnologia em licenciar todas as suas patentes que são essenciais (ou necessárias) para o uso de um padrão em termos justos, razoáveis ​​e não discriminatórios (FRAND). Os compromissos FRAND são um componente-chave no sistema, pois: 1) por um lado, garante às empresas que estão usando padrões que as licenças estarão disponíveis e que pagarão royalties justos e razoáveis; 2) por outro lado, os desenvolvedores de tecnologia receberão retornos por sua invenção e contribuição e garantirão incentivos para inovar no futuro. Os compromissos da FRAND, portanto, garantem um equilíbrio entre desenvolvedores e implementadores de tecnologia.

Como resultado, os padrões tecnológicos reúnem essas duas partes em um ambiente colaborativo para produzir as melhores soluções tecnológicas possíveis.

A estrutura sobre a qual os SEPs operam é baseada em instrumentos públicos (direito da concorrência, jurisprudência e regulamentos) e privados (SDO, compromissos FRAND, pools de patentes). É importante estar atento à dinâmica entre esses instrumentos privados que operam sob o guarda-chuva dos instrumentos públicos.

Terminei salientando que o sistema atual é delicado, mas tem produzido sucesso em vários setores. Caso sejam necessárias mudanças e queiramos intervir, precisamos fazer duas perguntas: Existe uma falha de mercado? Em caso afirmativo, que medidas são proporcionadas e necessárias? e abordá-los por meio de evidências empíricas.

Em seguida, Claudia Tapia respondeu à pergunta fornecendo uma perspectiva da indústria. Ela indicou que o licenciamento FRAND costumava ser um tema principal no campo das telecomunicações, mas hoje em dia, graças à internet das coisas (IoT), cada vez mais objetos que usamos diariamente estão “conectados”. Empresas de transporte, energia, esportes, manufatura e/ou agricultura estão incluindo padrões (celulares) em seus produtos, processos e/ou serviços.

Ela destacou que os tomadores de decisão estão atentos a essa evolução. Nesse sentido, a Comissão Europeia (CE) já anunciou três iniciativas que, de uma forma ou de outra, estão impactando os SEPs: 1) o Novo Marco para SEPs, 2) o Projeto de Diretrizes para Acordos de Cooperação Horizontal e 3) o Novo Estratégia.

Em relação ao Novo Marco para SEPs, isso ocorreu após um anúncio que ocorreu em novembro de 2020, onde estavam ocorrendo discussões sobre a possibilidade de reforma para garantir um quadro eficiente para SEPs, incluindo uma estratégia e diretrizes industriais.

O objetivo desta proposta de reforma é triplo: 1) criar um mecanismo independente de avaliação de essencialidade de terceiros (que avaliará se as patentes e pedidos de patentes potencialmente essenciais são de fato essenciais); 2) promover maior clareza nos acordos FRAND – porém, inversamente, quanto mais rigoroso for o sistema, menor será a flexibilidade para as negociações de licenciamento; 3) incentivo ao uso de meios alternativos de resolução de conflitos (RAL).

Esses aspectos também levantam algumas questões e questões, por exemplo, quem financiará a criação de um mecanismo de avaliação de essencialidade de terceiros? Como a ideia de aumentar a clareza, existe um risco em relação às posições de barganha. Quanto à inclusão de mecanismos de ADR – arbitragem, mediação ou conciliação – estes já existem e são sistemas voluntários. Não é aconselhável torná-los obrigatórios.

Ela finalizou ressaltando a necessidade de atentar para as informações existentes e extensas disponíveis, incluindo estudos e jurisprudência. Essas informações mostram o comportamento das partes nas disputas de licenciamento do SEP. Ela levantou sua preocupação com o foco na coleta de opiniões por meio de consultas, em vez de coletar evidências. Coletar opiniões pode ser perigoso, pois forneceria uma perspectiva desequilibrada, uma vez que há um número muito maior de implementadores do que contribuidores para os SEPs.

Professor Manderieux sublinhou que Dr Igor Nikolić falou sobre “falhas de mercado” e levantou a segunda questão.

2.  Que evidências temos sobre falhas de mercado?

Dr Igor Nikolić explicou que é importante perceber que, ao se referir a SEPs e falhas de mercado, não existe uma solução “tamanho único”. Existem diferentes padrões, feitos seguindo diferentes procedimentos, diferentes indústrias e condições de licenciamento. Isso dificulta a referência aos SEPs em geral. Portanto, precisamos olhar para indústrias e padrões específicos usados ​​nessas indústrias.

As discussões e observações sobre questões de licenciamento de SEPs geralmente implicam em problemas na indústria de smartphones e nos padrões 3G, 4G e 5G. Ao longo dos anos, pesquisadores obtiveram informações sobre como funciona a indústria de smartphones. Atualmente, existem muitas evidências sobre a indústria de smartphones, incluindo pesquisas de mercado e relatórios acadêmicos. A evidência mostra que esta indústria funciona extremamente bem.

Vários novos players do mercado estão entrando no setor – provando que o mercado não está concentrado e que os SEPs não são uma barreira à entrada. A indústria de smartphones aumentou a produção e foi desconcentrada com novas entradas no mercado, novos players entrando com sucesso no mercado, preços mais baixos e uma quantidade sem precedentes de desenvolvimento de P&D. Todas as informações mostram um grande sucesso de mercado, não uma falha de mercado. Como resultado, ao avaliar os SEPs, é importante primeiro identificar a indústria e os padrões relevantes e, em seguida, tentar medir a existência de falhas de mercado.

Professor Manderieux avançou para um aspecto que a Dra. Claudia Tapia mencionou, os riscos de colher opiniões e pedir que ela desenvolvesse mais essa ideia.

3.  Os perigos de coletar opiniões. Você poderia nos contar mais sobre isso?

Claudia Tapia descreveu que o FRAND foi desenvolvido para garantir um equilíbrio de interesses entre inovadores e implementadores. Existe um processo em vigor para o desenvolvimento de padrões ou para fazer qualquer alteração na política de DPI. Em ambos os casos, a organização de desenvolvimento de padrões precisa seguir os princípios estabelecidos pela Organização Mundial do Comércio (OMC) para os processos de padronização.

Imagine que a CE extraia as informações dessas consultas para criar estatísticas. As informações fornecerão principalmente observações dos implementadores, pois são a grande maioria. De fato, 70% das contribuições técnicas para padrões celulares foram feitas por apenas 10 empresas.

Como resultado, caso a CE considerasse apenas as respostas da maioria, estas seriam favoráveis ​​aos implementadores, refletindo seus interesses, como reduzir as liminares de disponibilidade ou reduzir as taxas de royalties. Isso distorceria o equilíbrio.

Ela concluiu que há dados robustos que devem ser analisados ​​antes de realizar qualquer tipo de intervenção.

Professor Manderieux em seguida, incidiu sobre as iniciativas da Comissão Europeia, indicando que também envolvem questões de concorrência.

4.  Você encontra algum benefício entre as iniciativas da Comissão Europeia?

Claudia Tapia considerou que todas as iniciativas tiveram benefícios. Como exemplos, ela destacou que um dos vários aspectos positivos da Nova Estratégia de Normalização da UE é que ela promove a transição digital e verde. Ela acrescentou que a criação de um fórum de especialistas de alto nível também é benéfica. Este grupo inclui peritos com os conhecimentos e competências adequados para escolher a abordagem correta, identificando as necessidades e coordenando as respostas da UE. Da mesma forma, ela destacou que a CE está pensando em como alocar direitos de voto dentro dos SDOs, o que garantiria um equilíbrio entre os diferentes interesses em jogo.

As iniciativas também se referem à criação de um impulsionador de padronização, que apoiaria projetos relacionados à norma, o que é importante para ajudar a aumentar a visibilidade, força e coordenação. Por último, indicou como outro aspecto positivo que a CE está a ponderar a ideia de um EU Excellence Hub que monitorizaria as atividades de normalização internacional.

Do lado dele, Dr. Igor Nikólico afirmou que há muitas propostas, e uma delas é aumentar a eficiência no licenciamento de SEPs, o que idealmente seria através da criação de pools de patentes. Os pools de patentes representam um licenciamento completo para os implementadores, fornecem transparência sobre a taxa geral de royalties para um padrão e aumentam a segurança comercial, pois os implementadores podem planejar os custos do investimento em IP. As iniciativas, no entanto, também discutem a formação de grupos de implementadores, chamados de grupos de negociação de licenciamento (LNGs). A ideia é unir todos os diferentes implementadores para negociar coletivamente os royalties com os proprietários dos SEPs. Isso, supostamente, reduziria os custos de transação e os colocaria em uma melhor posição de barganha.

Ele então indicou que, em teoria, o GNL pode parecer uma boa solução, no entanto, alguns problemas significativos de concorrência e práticos devem ser abordados primeiro. Expliquei que, no passado, as autoridades da concorrência resistiram a essas propostas porque queriam evitar a cartelização por parte de seus membros. Se os implementadores aderirem a GNLs, eles terão que compartilhar informações muito confidenciais, como custos, receitas de vendas, etc. Ele então concluiu que a cooperação horizontal entre concorrentes geralmente é considerada um cartel, então parece uma solução impraticável que adiciona outra camada de complexidade.

Professor Manderieux queria delinear o exemplo do pool de patentes Avanci e pediu mais detalhes à Dra. Claudia Tapia.

5. Avanço

Claudia Tapia explicou que a criação da Avanci data de cerca de 2010, quando a indústria automotiva estava usando e infringindo tecnologias celulares protegidas. Avanci é uma plataforma de licenciamento independente que foi criada para se tornar um balcão único para licenças para SEPs necessários para carros conectados. Avanci oferece transparência de preços, inclui grandes portfólios e oferece uma taxa de royalties razoável.

Quando a Avanci foi criada, ela começou a negociar com os titulares e usuários dos SEPs e levou 7 anos de negociações para chegar ao primeiro acordo com a BMW. Atualmente, a Avanci é composta por 48 empresas como licenciantes e cerca de 25 licenciadas, como empresas de automóveis como SEAT ou Volvo.

Aparentemente, as empresas automotivas não assinaram tão cedo quanto o esperado e alguns litígios foram necessários, mas as empresas estão assinando lenta mas seguramente.

Ela concluiu que o Avanci é um bom exemplo do sucesso de uma plataforma semelhante a um pool de patentes em um novo setor com um novo tipo de licença, mas que os pools de patentes não são uma solução de tamanho único.

Link para o site da Avanci para referência adicional: https://www.avanci.com/marketplace/

Outra questão com os SEPs é a questão das liminares. Nesse sentido, Professor Manderieux queria conhecer a perspectiva da indústria na Europa e em outros países, como China e EUA.

6. Como você acha que as liminares são tratadas na Europa?

Claudia Tapia respondeu que o TJUE em Huawei x ZTE criou um sistema equilibrado adotando uma abordagem holística para determinar como as partes se comportam. No 4iP Council, eles oferecem orientações sobre como esses assuntos são interpretados pelos tribunais (https://caselaw.4ipcouncil.com/guidance-national-courts). Ela considerou que o sistema em geral tem uma boa abordagem e enfatizou que na maioria dos casos os proprietários do SEP e os usuários do SEP chegam a acordos. O litígio é a exceção, não a regra.

7. A OMC lançou consultas sobre a introdução de ADRs sobre liminares na China. O que você acha da abordagem chinesa a esse assunto e dos EUA?

Dr. Igor Nikólico explicou que a abordagem chinesa e americana em relação a liminares para SEPs é diferente da da UE. Na UE existe um sistema que é neutro e implica obrigações para ambas as partes, enquanto nos EUA existe uma eBay que sobrecarregam os proprietários do SEP e dificultam muito a obtenção de uma liminar. Talvez seja por isso que as liminares não estão sendo litigadas nos EUA. O Departamento de Justiça dos EUA está atualmente formulando uma nova Declaração de Posição sobre remédios para SEPs. No Projeto de Declaração, o DOJ estava muito cético em relação às liminares e considerou que os danos monetários deveriam ser suficientes para os proprietários de SEPs.

Como resultado, os casos de SEP dos EUA envolvem violação de patente, danos e determinação se os termos são FRAND, mas não liminares.

Na China, há uma tendência recente de conceder liminares muito amplas. O que acontece é que as empresas iniciam o caso na China, solicitam ao tribunal que determine os termos globais de FRAND, e o tribunal chinês então emite uma liminar anti-processo proibindo as partes de litigar SEPs, pedindo liminares e determinação de termos de licenciamento FRAND em qualquer lugar do mundo . Os tribunais chineses efetivamente assumem então uma jurisdição global. Isso é diferente de outras jurisdições, como a UE, onde os tribunais relutam em usar liminares anti-processo. Há agora uma batalha jurisdicional entre os tribunais chineses e europeus.

Tomando uma perspectiva global sobre os SEPs, considerei que a China está apoiando suas empresas controlando diretamente ou dando apoio financeiro, além de fornecer incentivos para participar da padronização. Pelo contrário, a UE através destas novas iniciativas está a favorecer os implementadores, que na verdade são principalmente empresas americanas e chinesas. Como resultado, há um desequilíbrio, pois uma jurisdição parece ser apoiada pelo governo e a outra depende apenas de instrumentos de mercado e licenciamento para obter receitas.

Voltando ao licenciamento FRAND, Professor Manderieux perguntou aos oradores sobre os seus pontos de vista sobre o aumento da clareza.

8. Qual é a sua opinião sobre o esclarecimento de FRAND?

Claudia Tapia começou destacando que mais transparência é sempre benéfica e bem-vinda. No entanto, ela também destacou que, quanto mais estreito for o quadro, menor será a flexibilidade nas negociações. Em sua opinião, a melhor opção para obter tal esclarecimento é por meio de uma Standard Development Organization (SDO), como o ETSI, e seguindo os critérios da OMC (ou seja, transparência, consenso, imparcialidade, abertura etc.) . .

Do lado dele, Dr. Igor Nikólico elaborado referindo-se a experiências passadas e evidências empíricas do IEEE, que é um grande SDO internacional. responsável, entre outros, pelos padrões de Wi-Fi. Em 2015, adotou uma nova política de DPI que definiu a FRAND com o objetivo de trazer mais certeza e clareza. No entanto, a política de DPI foi adotada por implementadores que superam os proprietários do SEP. A Política de DPI de 2015 definiu FRAND favoravelmente aos implementadores por 1) restringindo o uso de liminares; 2) basear os royalties no valor da menor unidade praticante de patente vendável e excluindo qualquer valor decorrente da inclusão da tecnologia no padrão e 3) exigir licenciamento em qualquer nível da cadeia de suprimentos. Os pesquisadores conseguiram medir os efeitos da Política de DPI de 2015. A maioria das empresas se recusou a licenciar suas patentes por meio da nova política de DPIs. Como resultado, novos padrões estão sendo desenvolvidos e adotados com uma estrutura pouco clara para o licenciamento de SEPs. Em suma, o efeito colateral de não haver um consenso entre proprietários e implementadores de SEP pode ser que as empresas possam migrar para outros SDOs com regras menos rígidas, ou decidir integrar verticalmente e formar padrões proprietários fechados sem um compromisso FRAND.

Professor Manderieux em seguida, focou nas tensões e questões relacionadas às atividades de licenciamento.

9. Você acha que o aumento das tensões internacionais entre os estados também significa um preço mais alto no licenciamento?

Dr Igor Nikolićconsiderou que, de fato, as tensões internacionais podem acarretar um custo maior no licenciamento. Ele disse que, por exemplo, podemos ter diferentes frameworks em diferentes países, afetando o tratamento dos termos FRAND. Isso poderia aumentar os custos, especialmente para as PME, bem como para a participação na normalização.

10. Existem outras questões que você gostaria de levantar?

Claudia Tapia abriu a discussão e sustentou que cada vez mais coisas estão sendo conectadas (por exemplo, transporte, agricultura, saúde...), mas para que essa revolução digital continue é necessário um equilíbrio entre criadores e implementadores de padrões. Até agora, esse equilíbrio nos permitiu alcançar o que temos agora. Antes de qualquer tipo de intervenção, é importante avaliar as evidências para realmente confirmar se há necessidade de uma reforma ou intervenção. Ela então declarou que não vê necessidade disso agora. Claudia Tapia acrescentou que precisamos de paciência, pois os novos usuários do SEP precisam ser educados sobre o sistema e o mercado precisa de tempo para trazer soluções (ver exemplo do Avanci). Encontrar acordos seguindo os princípios da OMC é um processo lento, mas eficaz. Os tribunais já estão aplicando ações contra as partes que não agem de boa fé e, se alguma das partes se comportar mal, existem medidas antitruste em vigor. Ela novamente enfatizou a importância de avaliar as evidências antes de decidir sobre qualquer intervenção.

Dr. Igor Nikólico concordou com seu ponto de vista e insistiu em examinar as evidências e considerar as medidas juntamente com seus efeitos. Da mesma forma, declarei que a transparência não é tanto um problema e o problema está no preço do padrão. Nesse sentido, salientei que já existem mecanismos privados no mercado, como o Avanci, que proporcionam clareza e segurança de preços.

Ele então concluiu que ter tantas declarações não é necessariamente uma coisa ruim. Queremos que as patentes essenciais sejam acessíveis para uma licença. Não queremos um sistema que deixe as empresas relutantes em declarar e licenciar suas patentes devido a custos excessivos de transparência.

Finalmente, Professor Manderieux perguntou aos palestrantes sobre o papel da OMPI na estrutura dos SEPs.

11. A OMPI é muito ativa em patentes internacionais. Os Estados nunca foram muito favoráveis ​​ao estabelecimento de padrões internacionais de licenciamento. A OMPI deveria ter uma abordagem mais ativa a esse respeito?

Dr. Igor Nikólico respondeu que a criação de um tribunal internacional para assuntos FRAND tem sido debatida na literatura. Admiti que poderia ser um balcão único para litigar com juízes experientes, mas já existem mecanismos para que as partes tenham um fórum único para resolver suas disputas, como a arbitragem. Ele então levantou duas questões: Por que as partes não escolhem as soluções existentes? Será que outro tribunal funcionaria?

Mais uma vez, destaquei a relevância de avaliar evidências empíricas para determinar quantos casos são resolvidos sem litígio. Declarou ter a certeza de que a maioria dos casos tende a ser resolvida de forma amigável, pelo que não há uma forte necessidade de uma instituição obrigatória para estes assuntos. Sugeri que a OMPI pode não ser a solução, mas os SDOs seriam o candidato ideal para fornecer definições e obrigações adicionais.

Do lado dela, Claudia Tapia afirmou que se trata de explorar possibilidades, pois é indispensável manter o equilíbrio. Ela declarou que o cenário ideal seria criar um ecossistema que os partidos seguem e respeitam, com pessoas conhecedoras. No entanto, isso também exigiria o interesse das partes em usá-lo.

Perguntas do público

1. Por que os padrões Bluetooth e WiFi são muito mais populares e difundidos do que os padrões de celular?

Dr. Igor Nikólico insistiu no fato de que não existe uma abordagem “tamanho único”. Existem diferentes tipos de práticas de licenciamento adotadas por diferentes indústrias. O Wi-Fi é licenciado sob os termos FRAND, bem como os padrões de celular. O Bluetooth é licenciado mediante o pagamento de taxas de associação no SDO relevante. A abordagem de licenciamento específica depende do interesse dos membros da SDO e das especificidades de cada setor.

Claudia Tapia concordou com ele e sublinhou a necessidade de encontrar o caminho certo dependendo do que queremos criar. Ela então afirmou que assim que um investimento é feito, há a necessidade de um retorno sobre esse investimento. Ela então compartilhou sua experiência no setor e destacou que a Ericsson gastou dezenas de bilhões para desenvolver tecnologias 2G, 3G, 4G e 5G, enfatizando que tais tecnologias não são facilmente criadas e são altamente complexas. Sem um retorno sobre o investimento, ela explicou, empresas como a Ericsson não seriam capazes de reinvestir em futuras gerações de padronização. Somente empresas de outros países, que são de propriedade ou apoiadas financeiramente por seus governos, poderiam pagar. Os padrões tecnológicos são o resultado de anos de P&D, reuniões técnicas e contribuições.

Conclusões

Prof. Javier Fernandez-Lasquetty resumiu a sessão sublinhando que os SEPs são uma questão complexa que envolve política, direito da concorrência, litígios, inovação e patentes. SEPs e FRAND eram aspectos antes restritos ao setor de telecomunicações, mas hoje está claro que será uma expansão para outros. Ele também sublinhou a relevância da transparência e avaliação independente que foi trazida durante a sessão, bem como os mecanismos de litígio e ADR. Em conclusão, há a necessidade de continuar discutindo esses aspectos e para novas pesquisas.

Relatório escrito por Rebeca Ferrero Guillén e Athena Poysky Gracia

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